作者：沈愷 實(shí)習(xí)律師、專利工程師

在侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中，有時(shí)會(huì)涉及到“功能性特征”的概念，如最高人民法院的指導(dǎo)案例（2015）民提字第23號(hào)，以及最高人民法院的公報(bào)案例（2012）行提字第14 號(hào)，都涉及到外觀設(shè)計(jì)的“功能性特征”界定。人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)是否相同或者近似時(shí)，一旦認(rèn)定某項(xiàng)設(shè)計(jì)特征主要由技術(shù)功能決定，對(duì)該項(xiàng)設(shè)計(jì)特征應(yīng)當(dāng)不予考慮。所以，如何理解外觀專利中的一項(xiàng)特征是否為“功能性特征”，對(duì)法院在被訴侵權(quán)行為的認(rèn)定上有重要的影響。

不同于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，外觀專利不存在權(quán)利要求書，所以侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛的案件對(duì)于一項(xiàng)特征是否為“功能性特征”的理解無法建立在語言描述的基礎(chǔ)上，而是建立在對(duì)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)理解的基礎(chǔ)上。因此，在對(duì)外觀專利領(lǐng)域的“功能性特征”的界定上，存在不完全一致的情況。不僅如此，該“功能性特征”與我們較為熟悉的權(quán)利要求中的“功能性特征”如何區(qū)分，仍然存在著誤區(qū)。針對(duì)這些概念和運(yùn)用的認(rèn)識(shí)偏差，筆者結(jié)合案例對(duì)“功能性”的界定因素作了進(jìn)一步的分析，并從原告、被告的角度分別論述了“功能性特征”的主要效果，以理清在不同案情下使用“功能性特征”論述的作用和局限。

要準(zhǔn)確理解某項(xiàng)特征是否為外觀專利中的“功能性特征”可分為三步。第一，什么是“功能性特征”。第二，外觀專利中的“功能性特征”與發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠械摹肮δ苄蕴卣鳌保瑑烧咧g如何區(qū)別。第三，某項(xiàng)特征是否屬于“功能性特征”對(duì)案件有什么意義。

首先，什么是外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件中的“功能性特征”？根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱專利法司法解釋二），“功能性特征，是指…通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征”。作字面解釋可以理解為功能性特征是技術(shù)特征。進(jìn)一步的，結(jié)合外觀專利的定義，可具體理解為，在結(jié)合顏色、形狀和圖案作出的富有美感的工業(yè)設(shè)計(jì)中，功能性設(shè)計(jì)是具有技術(shù)功能或者技術(shù)效果的特征。以上理解給出兩層啟示：第一，外觀設(shè)計(jì)中存在技術(shù)考量；第二，外觀設(shè)計(jì)專利中除了外觀特征之外，也包括技術(shù)特征，即使這些技術(shù)特征是隱藏在外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品內(nèi)部的。對(duì)于第二點(diǎn)，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱專利法司法解釋一）第十一條詮釋為“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)是否相同或者近似時(shí)…主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計(jì)特征…應(yīng)當(dāng)不予考慮”，間接的將“功能性特征”歸入由技術(shù)屬性主導(dǎo)的“設(shè)計(jì)特征”。那究竟功能性特征是專利法司法解釋二中所稱的“技術(shù)特征”，還是專利法司法解釋一中所稱的“設(shè)計(jì)特征”呢？下文將作進(jìn)一步分析。

其次，如何區(qū)分發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠械摹肮δ苄蕴卣鳌迸c外觀專利中的“功能性特征”。不妨結(jié)合例子從發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠械摹肮δ苄蕴卣鳌敝??！癆，用于翹起地球”與“B，用于打洞”兩個(gè)權(quán)利要求，假若兩種情況都沒有更進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其他關(guān)系的解釋，那么，這兩個(gè)權(quán)利要求僅包含純粹的“功能性特征”。這是比較容易理解的。而外觀專利中的“功能性特征”并不這么直截了當(dāng)。我們用一個(gè)故事來分析。三萬年前，山頂洞人甲和乙用碳灰在洞穴繪制壁畫，分別設(shè)計(jì)出圓形的和橢圓形的車輪，并申請(qǐng)了外觀專利（是的，我們假設(shè)彼時(shí)已存在專利制度。事實(shí)上，無論在哪個(gè)年代，我們的認(rèn)知都是有限的、發(fā)展的，所以用什么年代的例子并不重要）。此時(shí)，山頂洞人的知識(shí)和認(rèn)識(shí)有限，圓形并非人們已達(dá)成共識(shí)的車輪形狀，甲和乙也并非因?yàn)榱私鈳缀翁卣鞫鴮④囕喸O(shè)計(jì)為圓形和橢圓形，僅僅因?yàn)樵谥T多形狀中對(duì)圓形和橢圓形情有獨(dú)鐘。此時(shí)，圓形車輪和橢圓形車輪的形狀都不含技術(shù)考量，而是純粹的外觀特征，并非“功能性特征”。倘若甲抗議乙侵權(quán)，乙抗辯稱橢圓形同樣是對(duì)美的追求，是創(chuàng)造，很可能得到廣大山頂洞群眾的支持。而如今，倘若有人設(shè)計(jì)出一款與外觀設(shè)計(jì)專利的顏色和圖案一模一樣的、但形狀是橢圓的輪胎，并稱“車輪的輪廓形狀是外觀特征”，沒有技術(shù)考量，不是技術(shù)特征，就未必能得到多數(shù)現(xiàn)代人的支持了。但假設(shè)乙設(shè)計(jì)的橢圓輪子安裝在旱冰鞋上有助于在石子路面上或其他凹凸不平的面上更平穩(wěn)的行進(jìn)，那么很有可能該橢圓形輪子的設(shè)計(jì)既是外觀特征，又是技術(shù)特征（或者說功能特征）。

由此不難看出，工業(yè)外觀設(shè)計(jì)的特征，至少存在兩種屬性，即技術(shù)屬性與外觀屬性。這也符合工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的實(shí)際情況，幾乎任何產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)通常都需要考慮兩個(gè)基本要素：功能因素和美學(xué)因素。功能因素貢獻(xiàn)技術(shù)屬性，美學(xué)因素貢獻(xiàn)外觀屬性。可以說，大多數(shù)產(chǎn)品都是功能和外觀的結(jié)合。就某一外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的具體某一設(shè)計(jì)特征而言，具有功能性和美感的雙重需求，是兩者妥協(xié)和平衡的產(chǎn)物。跑鞋公司不僅在其跑鞋中加入高科技含量的氣墊，還將其設(shè)計(jì)為透明的，使其更為美觀；Thermos保溫杯的杯蓋設(shè)計(jì)，兼具美觀和防漏保溫技術(shù)；筆記本電腦屏幕的窄邊框設(shè)計(jì)，使得屏幕的有效面積增大同時(shí)整體外觀更小巧。兼具外觀與技術(shù)的設(shè)計(jì)特征比比皆是。只有在特殊的情形下，某種產(chǎn)品的某項(xiàng)設(shè)計(jì)特征才可能完全由外觀或者技術(shù)所決定。比如說，由于技術(shù)受限，只能設(shè)計(jì)成圓形；或由于不涉及技術(shù)，設(shè)計(jì)外觀不受限制；更多的情況介于這兩極之間。外觀和技術(shù)妥協(xié)和平衡過程中，設(shè)計(jì)特征的外觀屬性越強(qiáng)，對(duì)于整體視覺效果的影響可能越大一些，反之，技術(shù)屬性越強(qiáng)，對(duì)于整體視覺效果的影響可能越小一些。隨著技術(shù)的進(jìn)步和審美的發(fā)展，這種過程是動(dòng)態(tài)的、主觀的以及比較的?？傊缫陨蠙E圓輪子的例子所反映的，設(shè)計(jì)特征的外觀和技術(shù)屬性在兩萬年前和如今可能截然不同，最終需要結(jié)合具體情況進(jìn)行綜合評(píng)判。絕對(duì)地區(qū)分技術(shù)特征和外觀特征在大多數(shù)情況下是不現(xiàn)實(shí)的。判斷外觀專利中的某一特征是否為“功能性特征”，更多取決于該特征的外觀屬性是否被技術(shù)屬性稀釋，以至于該特征由技術(shù)屬性主導(dǎo)。

外觀屬性和技術(shù)屬性普遍共存，如何認(rèn)定兩者由誰主導(dǎo)呢？最高人民法院在(2015)民提字第23號(hào)指導(dǎo)性案例的民事判決書中對(duì)涉案專利的一特征是否為“功能性特征”有如下論述，“具體到一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的某一特征，大多數(shù)情況下均兼具功能性和裝飾性，設(shè)計(jì)者會(huì)在能夠?qū)崿F(xiàn)特定功能的多種設(shè)計(jì)中選擇一種其認(rèn)為最具美感的設(shè)計(jì)，而僅由特定功能唯一決定的設(shè)計(jì)只有在少數(shù)特殊情況下存在”。最高院在肯定大多數(shù)外觀設(shè)計(jì)兼具功能性和裝飾性這一理解的同時(shí)，對(duì)結(jié)合實(shí)際情況如何認(rèn)定“功能性特征”（技術(shù)特征）進(jìn)行了分析。具體地，最高人民法院認(rèn)為“涉案授權(quán)外觀設(shè)計(jì)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的區(qū)別之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一類跑道狀推鈕設(shè)計(jì)…只要在淋浴噴頭手柄位置設(shè)置推鈕，該推鈕的形狀就可以有多種設(shè)計(jì)。當(dāng)一般消費(fèi)者看到淋浴噴頭手柄上的推鈕時(shí)，自然會(huì)關(guān)注其裝飾性，考慮該推鈕設(shè)計(jì)是否美觀，而不是僅僅考慮該推鈕是否能實(shí)現(xiàn)控制水流開關(guān)的功能?！保纱苏J(rèn)定涉案專利的“推鈕”設(shè)計(jì)特征不是功能性特征。這有兩層含義，首先，有無出水推鈕對(duì)淋浴噴頭整體美觀的影響能自然受到消費(fèi)者的關(guān)注，因此推鈕設(shè)計(jì)的外觀屬性較強(qiáng)，無法被技術(shù)屬性稀釋；其次，“該推鈕的形狀就可以有多種設(shè)計(jì)”，換句話說，為實(shí)現(xiàn)“控制水流開關(guān)的功能”，并非只存在有限種設(shè)計(jì)方案，更不是涉案專利中呈現(xiàn)的僅此一種，其外觀不是由技術(shù)主導(dǎo)的。當(dāng)被訴侵權(quán)產(chǎn)品上缺乏該推鈕時(shí)，其設(shè)計(jì)與涉案專利產(chǎn)品之間產(chǎn)生了強(qiáng)烈的反差，從而產(chǎn)生了整體視覺效果上的顯著差別。本案中，當(dāng)涉案專利產(chǎn)品具有某個(gè)特征，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺乏該特征時(shí)，最高人民法院在認(rèn)定此功能是否為功能性特征的態(tài)度可見一斑。那么，當(dāng)涉案專利產(chǎn)品和被訴侵權(quán)產(chǎn)品均具有對(duì)應(yīng)的某個(gè)設(shè)計(jì)，但不完全相同時(shí)，又如何認(rèn)定呢？接下來的最高人民法院另一個(gè)案例給出了更多啟示。

最高人民法院在（2012）行提字第14號(hào)公報(bào)案例（外觀設(shè)計(jì)專利無效行政案）的行政判決書中對(duì)兩個(gè)區(qū)別特征是否為功能性特征有如下說理，首先，“（針對(duì)區(qū)別特征一）基于本案現(xiàn)有證據(jù)，無法確定在先設(shè)計(jì)產(chǎn)品是雙軸可旋轉(zhuǎn)的編程開關(guān)，亦無法確定其矩形凹槽用于與旋鈕配合實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)信號(hào)輸出。專利復(fù)審委員會(huì)關(guān)于在先設(shè)計(jì)在中間環(huán)形軸上設(shè)置缺口是為了實(shí)現(xiàn)不同的信號(hào)控制功能，區(qū)別特征一是功能性設(shè)計(jì)特征的主張依據(jù)不足，本院不予支持”。由此可見，在外部的矩形凹槽外觀特征和內(nèi)部的調(diào)解信號(hào)輸出的技術(shù)特征之間存在強(qiáng)因果關(guān)系上，法院認(rèn)為并不是一般消費(fèi)者可以認(rèn)知的，故沒有支持區(qū)別特征一是功能性特征的主張。根據(jù)“誰主張誰舉證”的原則，主張某特征為功能性特征（技術(shù)特征）的一方承擔(dān)舉證義務(wù)以及舉證不能的后果。其次，“區(qū)別特征二，本專利和在先設(shè)計(jì)兩者下部的引腳位置不同”，“引腳的數(shù)量與位置分布是由與之相配合的電路板所決定的，以便實(shí)現(xiàn)與不同電路板上節(jié)點(diǎn)相適配。在本專利產(chǎn)品的一般消費(fèi)者看來，無論是引腳的位置是分布在底座的一個(gè)面上還是分布在兩個(gè)相對(duì)的側(cè)面上，都是基于與之相配合的電路板布局的需要，以便實(shí)現(xiàn)兩者的適配與連接，其中并不涉及對(duì)美學(xué)因素的考慮”，因此區(qū)別特征二對(duì)本專利產(chǎn)品的整體視覺效果并不產(chǎn)生顯著影響。從以上最高人民法院的說理可以看出，法院認(rèn)為，從電路板布局與引腳的位置的因果關(guān)系中，推斷出引腳的位置并不以美學(xué)因素為考量、而以技術(shù)考量為主導(dǎo)的結(jié)論，是在一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力范圍內(nèi)的，由此作出區(qū)別特征二是技術(shù)特征的認(rèn)定。該認(rèn)定基于一個(gè)重要的原則，即對(duì)技術(shù)特征的判斷，不在于外觀特征的可選擇范圍是否客觀上（技術(shù)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)者能想到的）受技術(shù)限制而減少或喪失，而在于外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者主觀判斷（“看來”）該外觀特征是否由特定內(nèi)在技術(shù)特征所限定，因而弱化了對(duì)該設(shè)計(jì)特征是否具有裝飾性和美觀的考慮。

筆者在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析，當(dāng)考慮技術(shù)和外觀之間的因果關(guān)系時(shí)，設(shè)計(jì)空間較大、可選擇的設(shè)計(jì)方案較多的，特征之間的區(qū)別較不容易被注意到；設(shè)計(jì)空間較小、可選擇的設(shè)計(jì)方案較少的，特征之間的區(qū)別更容易被注意到。這也是符合專利法司法解釋二第十四條的規(guī)定的。這里進(jìn)行區(qū)別的主體是假想的“一般消費(fèi)者”，“看來”或“注意到”應(yīng)作“發(fā)現(xiàn)并理解”詮釋。只有當(dāng)消費(fèi)者在發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步理解了某特征的技術(shù)屬性和外觀屬性之間的關(guān)系，才有可能作出“并不涉及對(duì)美學(xué)因素的考慮”的判斷。

這也就是說，在進(jìn)行某個(gè)特征是否是功能性特征的判斷之前，首先要明確判斷對(duì)象：是某個(gè)產(chǎn)品，還是產(chǎn)品的某個(gè)部件，或者是某個(gè)具體、特定的特征，比如輪子的尺寸、大小，手柄彎折的弧度、引腳的位置、部件與部件之間的連接方式等。這取決于授權(quán)專利和被訴侵權(quán)產(chǎn)品比對(duì)后歸納出的區(qū)別特征。并且，該設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)空間大小對(duì)比對(duì)結(jié)果也會(huì)產(chǎn)生影響。當(dāng)該特征的設(shè)計(jì)空間較大時(shí)，“一般消費(fèi)者”有較大的比對(duì)空間，命中率“較低”，在其知識(shí)和認(rèn)知范圍內(nèi)，“發(fā)現(xiàn)”該特征存在區(qū)別，并且“理解”該區(qū)別是由技術(shù)決定的可能性較小。反之，則“一般消費(fèi)者”有較小的比對(duì)空間，“命中率”較高，更容易“發(fā)現(xiàn)并理解”該特征由技術(shù)所決定。比如，直升飛機(jī)的螺旋槳一般都位于機(jī)艙的上方。若是“一般消費(fèi)者”發(fā)現(xiàn)一種直升飛機(jī)的螺旋槳位于機(jī)艙的下方、機(jī)翼上，或者一種缺乏螺旋槳的直升機(jī)，則很容易“理解”該區(qū)別特征是由技術(shù)因素所決定的，而不是美學(xué)因素。

至于“一般消費(fèi)者”應(yīng)該在何時(shí)、何種情況下“發(fā)現(xiàn)并理解”，筆者認(rèn)為，并不應(yīng)有嚴(yán)格的時(shí)間范圍或情景的限定。既可以是決定購買的那一刻，也可以是購買并使用后，還可以是購買、使用并比對(duì)過不同產(chǎn)品后。也就是說，但凡是“一般消費(fèi)者”在沒有收到外界提示的情況下，通過與產(chǎn)品的接觸，有可能意識(shí)到某特征的功能和外觀之間的因果關(guān)系的，即滿足了“看來”和“注意到”的要求。即便是在被問及該特征時(shí)意識(shí)到，也屬于“一般消費(fèi)者”自身的“發(fā)現(xiàn)并理解”。若要求“一般消費(fèi)者”在選購時(shí)或其他更為苛刻的情景下意識(shí)到這一點(diǎn)，是既不合理也不現(xiàn)實(shí)的。退一步講，要求專利審查員在審查外觀設(shè)計(jì)專利時(shí)，判斷出每個(gè)可能的技術(shù)特征也是不現(xiàn)實(shí)的。這是因?yàn)榕袛嗤庥^特征與技術(shù)特征是否存在因果關(guān)系并不在審查的范圍內(nèi)。實(shí)務(wù)中，技術(shù)特征往往是在有針對(duì)性、目的性的比對(duì)中產(chǎn)生的。

回顧專利法司法解釋一第十一條第一款：“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)是否相同或者近似時(shí)…對(duì)于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計(jì)特征以及對(duì)整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當(dāng)不予考慮”。也就是說，盡管外觀設(shè)計(jì)中不可避免的存在多多少少的技術(shù)考量，但當(dāng)也僅當(dāng)技術(shù)特征占主導(dǎo)地位時(shí)，該特征無需進(jìn)行評(píng)定，即將此特征剝離了侵權(quán)比對(duì)的范圍。對(duì)原告而言，如果設(shè)計(jì)特征的功能性太強(qiáng)，被認(rèn)定為“功能性特征”排除在侵權(quán)比對(duì)的范圍之外，盡管會(huì)使被訴侵權(quán)產(chǎn)品更容易落入專利保護(hù)范圍，但同時(shí)也自愿放棄了該設(shè)計(jì)特征的外觀屬性。在判斷專利權(quán)有效性時(shí)，若無法區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，將增大被認(rèn)定無效的風(fēng)險(xiǎn)。因此，當(dāng)部分設(shè)計(jì)特征被認(rèn)定為功能性設(shè)計(jì)特征時(shí)，該外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的穩(wěn)定性也遭到削弱，反而可能為被告所用。所以，“功能性特征”是把雙刃劍，原、被告均須在實(shí)務(wù)中準(zhǔn)確地把握和謹(jǐn)慎地使用這個(gè)概念。

同時(shí)，不難想象，法官在衡量主導(dǎo)地位的過程中將享有一定的自由裁量權(quán)。但自由裁量權(quán)也是有限的。如果過分強(qiáng)調(diào)外觀特征與技術(shù)特征的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，把具有兩種或者兩種以上替代設(shè)計(jì)的特征排除在技術(shù)特征之外，則會(huì)過分縮限技術(shù)特征的范圍。假設(shè)某特征只有兩種替代方案，但被法院認(rèn)定為不屬于技術(shù)特征，如此一來，外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)人可以通過對(duì)該兩種替代設(shè)計(jì)分別申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)特定功能的壟斷，不符合外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)具有美感的創(chuàng)新性設(shè)計(jì)方案的立法目的。所以，法院在行使自由裁量權(quán)時(shí)，要準(zhǔn)確拿捏設(shè)計(jì)空間與主導(dǎo)地位之間的關(guān)系。多大的設(shè)計(jì)空間屬于一般消費(fèi)者自然“注意到”該特征由技術(shù)因素所決定，要求法官面對(duì)一方當(dāng)事人在外觀設(shè)計(jì)專利糾紛案件中提出“功能性特征”的主張時(shí)，對(duì)涉案專利背后隱含的技術(shù)也有相應(yīng)的了解。