作者：吳昌教 專利代理師

一、背景

在申請人就某一產(chǎn)品提出多個(gè)外觀設(shè)計(jì)申請后，審查員可能指出這些外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不符合專利法第九條的規(guī)定。如果不能克服審查意見，則面臨不得不撤銷其中的部分外觀設(shè)計(jì)申請的問題。

此外，在申請人提出多個(gè)比較相似的外觀設(shè)計(jì)申請后，因?qū)彶閱T的審查尺度不同而分別授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的決定。在此之后，在無效宣告程序中也可能面臨因多個(gè)外觀設(shè)計(jì)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)而被無效其中一部分外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的問題。

因此，在申請外觀設(shè)計(jì)之前，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確判斷外觀設(shè)計(jì)之間是否為同樣的外觀設(shè)計(jì)，避免因?qū)＠ǖ诰艞l的規(guī)定而被撤銷或無效其中部分外觀設(shè)計(jì)。

二、涉及的法條

專利法第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

三、判斷主體

判斷外觀設(shè)計(jì)是否是同樣的外觀設(shè)計(jì)的主體應(yīng)當(dāng)是一般消費(fèi)者。不同種類的產(chǎn)品具有不同的消費(fèi)者群體。作為某種類外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)具備下列特點(diǎn)：

(1) 對(duì)涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)及其常用設(shè)計(jì)手法具有常識(shí)性的了解。

常用設(shè)計(jì)手法包括設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用、拼合、替換等類型。

(2) 對(duì)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的區(qū)別具有一定的分辨力，但不會(huì)注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

四、判斷基準(zhǔn)

專利法第九條中記載的同樣的發(fā)明創(chuàng)造即同樣的外觀設(shè)計(jì)是指外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。

外觀設(shè)計(jì)相同，是指涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)是相同種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，并且涉案專利的全部外觀設(shè)計(jì)要素與對(duì)比設(shè)計(jì)的相應(yīng)設(shè)計(jì)要素相同，其中外觀設(shè)計(jì)要素是指形狀、圖案以及色彩。

外觀設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同的判斷僅限于相同或者相近種類的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)。對(duì)于產(chǎn)品種類不相同也不相近的外觀設(shè)計(jì)，不進(jìn)行涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)是否實(shí)質(zhì)相同的比較和判斷，即可認(rèn)定涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。

在確定產(chǎn)品的種類時(shí)，可以參考產(chǎn)品的名稱、國際外觀設(shè)計(jì)分類以及產(chǎn)品銷售時(shí)的貨架分類位置，但是應(yīng)當(dāng)以產(chǎn)品的用途是否相同為準(zhǔn)。相同種類產(chǎn)品是指用途完全相同的產(chǎn)品。

相近種類的產(chǎn)品是指用途相近的產(chǎn)品。應(yīng)當(dāng)注意的是，當(dāng)產(chǎn)品具有多種用途時(shí)，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，則二者應(yīng)屬于相近種類的產(chǎn)品。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的用途，認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。確定產(chǎn)品的用途，可以參考外觀設(shè)計(jì)的簡要說明、國際外觀設(shè)計(jì)分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實(shí)際使用的情況等因素。

五、判斷方法

如果涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)僅屬于常用材料的替換，或者僅存在產(chǎn)品功能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能或者尺寸的不同，而未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的變化，二者仍屬于相同的外觀設(shè)計(jì)。

如果一般消費(fèi)者經(jīng)過對(duì)涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)的整體觀察可以看出，二者的區(qū)別僅屬于下列情形，則涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同：

(1) 其區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細(xì)微差異；

(2) 其區(qū)別在于使用時(shí)不容易看到或者看不到的部位，但有證據(jù)表明在不容易看到部位的特定設(shè)計(jì)對(duì)于一般消費(fèi)者能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果的情況除外；

(3) 其區(qū)別在于將某一設(shè)計(jì)要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計(jì)的相應(yīng)設(shè)計(jì)要素；

(4) 其區(qū)別在于將對(duì)比設(shè)計(jì)作為設(shè)計(jì)單元按照該種類產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復(fù)排列或者將其排列的數(shù)量作增減變化，例如，將影院座椅成排重復(fù)排列或者將其成排座椅的數(shù)量作增減；

(5) 其區(qū)別在于互為鏡像對(duì)稱。

六、案例

案例1：

常用材料的替換屬于常見設(shè)計(jì)手法的應(yīng)用，由此導(dǎo)致的產(chǎn)品外觀視覺效果的不同是由于材料本身的視覺特性所導(dǎo)致的，設(shè)計(jì)本身并沒有實(shí)質(zhì)性改變和創(chuàng)新，因而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相同。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是楠竹折疊方桌。雖然涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)產(chǎn)品表面木紋的具體圖案不同，但由于木材是桌子的常用材料，因此具體木紋的不同屬于常用材料的替換，因此涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同。

案例2：

對(duì)于“施以一般注意力不能察覺到的局部細(xì)微差異”的表述，其中“不能察覺到”應(yīng)理解為“并不是觀察不到”，而是在一般消費(fèi)者不刻意關(guān)注的情況下，所述差異留下的視覺印象相對(duì)于整體視覺效果而言容易被一般消費(fèi)者忽視。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是潤滑油桶。將涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)比較，二者所示潤滑油桶的整體形狀及桶體、把手、桶口各部分形狀和位置比例關(guān)系基本相同；對(duì)于二者有無桶蓋設(shè)計(jì)差異、涉案專利的桶蓋為沿桶口部形狀依附其上，基本為桶口部形狀順勢延伸，對(duì)桶口部形狀并未帶來其他變化，對(duì)比設(shè)計(jì)雖無桶蓋，但從視圖可見也有與涉案專利對(duì)應(yīng)部位基本相同的倒三角形設(shè)計(jì)，即桶口部外形與涉案專利基本相同，在此情況下對(duì)比設(shè)計(jì)雖無對(duì)應(yīng)的桶蓋，但二者在相應(yīng)部位的視覺效果極其接近，所述局部的差異極其細(xì)微，容易被忽略，因此涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同。

案例3：

產(chǎn)品使用時(shí)不容易看到或看不到的部位的設(shè)計(jì)不易被一般消費(fèi)者所關(guān)注，不影響對(duì)產(chǎn)品外觀整體視覺印象的形成，對(duì)產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計(jì)未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，因而該部位即使存在區(qū)別，對(duì)整體視覺效果也不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是開關(guān)控制器。雖然對(duì)比設(shè)計(jì)僅有一幅立體照片圖，底盒的形狀未顯示完整，且未顯示底盒其他面的設(shè)計(jì)，但一般開關(guān)控制器在使用時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的視覺效果起影響的主要是開關(guān)面板部分的形狀和圖案，底盒部分嵌入到墻體內(nèi)部，正常使用時(shí)并不可見，而且底盒的設(shè)計(jì)主要為了配合產(chǎn)品內(nèi)部構(gòu)造。因此，涉案專利和對(duì)比設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同。

案例4：

將產(chǎn)品的形狀整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計(jì)，雖然在外觀上發(fā)生了變化，但一般消費(fèi)者對(duì)這種變化習(xí)以為常、容易忽視，因此該變化對(duì)外觀設(shè)計(jì)的整體視覺效果不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是包裝盒。涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)正面的圓形圖案、上部標(biāo)志或商標(biāo)圖案、中部文字設(shè)計(jì)、下部餅干圖案視覺效果相近且構(gòu)圖基本相同，雖在標(biāo)志或商標(biāo)圖案的外形和文字及餅干圖案設(shè)計(jì)略有不同，但這些不同點(diǎn)僅為一般消費(fèi)者不易察覺的細(xì)微差異；二者包裝盒側(cè)面和背面僅為較小的圖案、線條或文字說明，相對(duì)于正面圖案設(shè)計(jì)不易引起一般消費(fèi)者關(guān)注，而二者的形狀設(shè)計(jì)均屬包裝盒的慣常設(shè)計(jì)，雖存在視覺差別，但一般消費(fèi)者對(duì)這類慣常設(shè)計(jì)并不關(guān)注，因此仍然會(huì)留下基本相同的視覺印象。

案例5：

將對(duì)比設(shè)計(jì)的色彩整體替換為另一種色彩，是一般消費(fèi)者熟知的設(shè)計(jì)手法，未對(duì)設(shè)計(jì)本身作出實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定對(duì)外觀設(shè)計(jì)的整體視覺效果不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是絨布。涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)相比較可知，兩者的圖案均由平行的寬窄直條紋構(gòu)成，兩者條文的寬度略有差別。兩者的圖案基本相同，雖然涉案專利要求保護(hù)色彩，但涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)均采用單一色彩，這種差別對(duì)視覺效果不具有實(shí)質(zhì)性影響，兩者屬于實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。

案例6：

鏡像對(duì)稱僅僅是將外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征以某個(gè)面為基準(zhǔn)進(jìn)行翻轉(zhuǎn)，由此得到的設(shè)計(jì)與原設(shè)計(jì)除了形狀、圖案方向相反外并無實(shí)質(zhì)區(qū)別，因此二者構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。

涉案專利的產(chǎn)品名稱是視頻彩票終端機(jī)。涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)的區(qū)別之一在于涉案專利的置物架位于操作臺(tái)左側(cè)，對(duì)比設(shè)計(jì)的位于操作臺(tái)右側(cè)，但上述區(qū)別僅為位置的對(duì)稱互換，因此，該區(qū)別僅在于置物架互為鏡像對(duì)稱；加之二者其他區(qū)別為施以一般注意力不能察覺的局部細(xì)微差異，因此，涉案專利與對(duì)比設(shè)計(jì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。

七、小結(jié)

通常外觀設(shè)計(jì)相同的判斷比較容易，而不容易判斷的是外觀設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)相同。在申請前，可以先按照實(shí)質(zhì)相同的上述五種情況來判斷，如果確實(shí)難以判斷，則可以將多個(gè)外觀設(shè)計(jì)以相似外觀設(shè)計(jì)申請，以避免因同樣的外觀設(shè)計(jì)而不得不撤回的情況。