作者：馮志云 合伙人 高級專利代理人

第三屆中國（上海）國際技術(shù)進出口交易會于2015年4月23日在上海世博展覽館盛大開幕，上海隆天律師事務(wù)所、隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司作為參展商參與了此次展會并于4月25日成功舉辦了“多維動態(tài)的專利布局與專利訴訟備戰(zhàn)”的專題會議。會議吸引了眾多企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)負責人員、律師以及代理人的參與，會議上隆天合伙人資深專利代理人馮志云女士、隆天律所副主任王小兵律師針對企業(yè)專利布局以及專利訴訟的備戰(zhàn)進行了分析。我們對此次專題會議進行了文字整理，今日為大家推送馮志云女士的主題演講“多維動態(tài)的專利布局”，王小兵律師的“專利民事案件概況及專利侵權(quán)訴訟備戰(zhàn)策略”將于5月4日在本訂閱號推出，敬請期待。

多維動態(tài)的專利布局

馮志云

專利布局【1】是指企業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)、市場和法律等因素，對專利進行有機結(jié)合，涵蓋了企業(yè)利害相關(guān)的時間、地域、技術(shù)和產(chǎn)品等維度，構(gòu)建嚴密高效的專利保護網(wǎng)，最終形成對企業(yè)有利格局的專利組合。作為專利布局的成果，企業(yè)的專利組合應(yīng)該具備一定的數(shù)量規(guī)模，保護層級分明、功效齊備，從而獲得在特定領(lǐng)域的專利競爭優(yōu)勢。

★專利布局的背后緣由

眾所周知，知識產(chǎn)權(quán)包括專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等形態(tài)。在這三種形態(tài)中，專利總是比商標、版權(quán)更具有神秘色彩。而在專利的三種形態(tài)（發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計）中，又以發(fā)明和實用新型專利比外觀設(shè)計專利更加難以捉摸。讓我們姑且將發(fā)明和實用新型專利稱之為“文字專利”吧。對于文字專利，IP圈里的人常笑稱我們大家都在自己設(shè)定的規(guī)則下玩文字游戲，那么這個規(guī)則除了相應(yīng)的法律法規(guī)以外，其背后緣由究竟是什么呢？本人理解其本質(zhì)就是通過文字來跑馬圈地，以一個技術(shù)點為靶心，輻射式給予一定保護范圍。在專利審查實踐和司法審判實踐中，也屢屢出現(xiàn)挑戰(zhàn)思維禁錮的判例，例如近期另業(yè)界沸沸揚揚的“小i機器人”被北京高院否決一案。

★專利布局的實施角色

專利布局是項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它需要集合市場、技術(shù)、法律等多元信息，需要團隊的齊心協(xié)力。企業(yè)IP部門就是專利布局的樞紐，IP部門對公司管理層、市場部門、技術(shù)研發(fā)部門的有效推動是實施和實現(xiàn)良好專利布局的前提。這個大家都懂的，在此不再贅述，以圖代文。

★專利布局的真諦

進行專利布局的思維方式應(yīng)當是“先分解、后整合”。通過分解，尋找更具市場價值的靶點，靶點越多，競爭對手要全部擊斃所有靶點的概率越小。分是基礎(chǔ)，合才是王道。通過整合，多個專利單體才能形成更具市場價值的專利組合。

★專利布局的謀略

專利布局的謀略既需要高瞻遠矚的宏觀布局，也需要潛心凝練的微觀布局。

所謂宏觀布局大致包括：企業(yè)的指導(dǎo)思想是以量取勢，還是以質(zhì)為先，亦或追求質(zhì)與量的平衡；確定申請專利的技術(shù)標的是企業(yè)跟隨性研發(fā)還是前沿研發(fā)成果；確定申請專利的保護地域和需要保護的時間等等。

企業(yè)在進行宏觀布局的時候，尤其要注意的是：宏觀并不代表粗放。例如下面幾個問題，就是企業(yè)在宏觀布局時需要牢記在心的：

①如果企業(yè)不是財大氣粗，那么也至少必須要針對自研關(guān)鍵核心技術(shù)進行布局，并且牢記要從競爭對手如何進行規(guī)避設(shè)計（Design-Around）角度將該核心技術(shù)的改進方案或可實施性的改劣方案進行申請布局。

②對于企業(yè)具有多樣化產(chǎn)品時，地域性布局要根據(jù)產(chǎn)品所處行業(yè)特點細致到具體的產(chǎn)品。以微創(chuàng)醫(yī)療公司的專利布局為例，對于微創(chuàng)的重要市場國家（即布局目標國家）印度，通過市場需求數(shù)據(jù)反饋發(fā)現(xiàn)，印度雖然人口多，但心血管發(fā)病率并不高，心臟支架等產(chǎn)品需求量少，而因主食攝入量較多，易發(fā)糖尿病，胰島素泵市場需求量多，從而確定加強胰島素泵相關(guān)技術(shù)多布局、對心臟支架相對少布局的指導(dǎo)思想。該企業(yè)通過精細化的宏觀布局，優(yōu)化了布局架構(gòu)，使其更符合市場需求。

所謂微觀布局意在不同專利申請單體之間的多維動態(tài)的有機聯(lián)系，以時間、公開技術(shù)內(nèi)容和權(quán)利范圍為結(jié)點，架構(gòu)立體保護網(wǎng)。下面將從微觀角度談一談嵌入式專利布局的“多維動態(tài)構(gòu)建”的具體操略。

★嵌入式專利布局的操略

多維構(gòu)建側(cè)重于以公開技術(shù)內(nèi)容和權(quán)利范圍為主線，而動態(tài)構(gòu)建則是在多維構(gòu)建的思想基礎(chǔ)上又納入時間因素。

下面三幅圖代表了她對專利布局的多維構(gòu)建理解：

圖一

圖二

圖三

圖一中代表了某技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)多個不同企業(yè)的專利布局狀況，仙人球陣地代表了產(chǎn)業(yè)的巨頭企業(yè)，基本占據(jù)了大片江山，但球球之間仍有余隙；直條形的仙人掌陣地代表產(chǎn)業(yè)的中等規(guī)模企業(yè)，占據(jù)了少量優(yōu)勢地段；同時并存的還有一些蘭草陣地，它代表了仍能在前二者的空白陣地中生存的追隨企業(yè)或后起之秀。三類型企業(yè)均采用的是平面式布局方式。試想，如果圖一中巨頭企業(yè)的仙人球陣地如圖二所示進行立體式多維構(gòu)建，那么，恐其余企業(yè)基本沒有見縫插針的機會了。所以，對于重要技術(shù)的一個專利組合，專利布局的多維構(gòu)建就是：一方面，對于單個專利，其權(quán)利要求范圍除層次分明之外，還要多形化，不能簡單地停留在構(gòu)型1，而是盡可能形成構(gòu)型2或構(gòu)型3；另一方面，對于多個專利之間，要確定不同專利單體的技術(shù)點之間的關(guān)系紐帶，通過紐帶增大不同專利單體之間在技術(shù)內(nèi)容上的覆蓋度。同時，在進行專利布局的另一個重要思想是：進行強大專利組合的結(jié)果，可能就是成就某一個或少數(shù)幾個核心專利，猶如圖三中為數(shù)不多的仙人球“花”。

進行專利布局多維構(gòu)建，她提出兩個重要操作口訣：一份說明書、共有一主題、范圍交叉寫；不同申請件、共享說明書、范圍交叉寫。

對于企業(yè)慣用的同日“一案兩請”的申請策略，她呼吁企業(yè)采用我們的升級版“一案兩請”策略，即：同日申請的發(fā)明和新型雖說明書相同，但基于結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新高度和創(chuàng)新點的重新組合和概括，形成不同的保護范圍。這樣，可以避免后期在發(fā)明授權(quán)時不得不放棄實用新型，或?qū)⒈Ｗo年限更長的發(fā)明修改成較小的保護范圍的被動局面。

可見，進行專利布局需要突破傳統(tǒng)代理思想受審查指南中關(guān)于單一性的束縛和禁錮，要摒棄“一個主題、一個獨權(quán)”的舊思想，摒棄同日“一案兩請”形似雙胞胎的舊做法。

下面再談一談專利布局的動態(tài)構(gòu)建。動態(tài)構(gòu)建的必要性在于以下幾方面：第一方面，隨著時間的推進，企業(yè)自身的技術(shù)研發(fā)在不斷完善，迎合客戶需求的新創(chuàng)新成果不斷產(chǎn)出，那怎樣避免自己先后申請的專利不要成為自己的絆腳石？這時主要考慮優(yōu)先權(quán)日、公開日等時間節(jié)點。第二方面，隨著時間的推進，市場競爭態(tài)勢在不斷變化，仿冒產(chǎn)品不斷快速涌現(xiàn)，怎樣利用專利申請來對競爭對手的未來遏制展開未雨綢繆的工作？這時主要考慮主動修改日、駁回或授權(quán)生效日等時間節(jié)點。第三方面，專利申請在審查過程中遇到障礙怎么辦？這時也需要把握最后駁回決定生效日這個時間節(jié)點。

在上述第一方面，一部分企業(yè)已經(jīng)吃一塹長一智，能在經(jīng)過失敗教訓(xùn)后，知曉充分利用12個月/6個月的優(yōu)先權(quán)日并緊密監(jiān)控18個月的公開日，在企業(yè)內(nèi)部做好研發(fā)速度和申請進度的協(xié)調(diào)配合。

對于上述第二方面，國內(nèi)企業(yè)卻鮮有知曉和實際運用。由于發(fā)明專利從申請、公開到授權(quán)，往往要經(jīng)過2年乃至3年以上的時間，而在此期間，對于市場前景良好的應(yīng)用型研發(fā)成果的專利申請而言，往往在申請日后不久，其對應(yīng)的產(chǎn)品就上市銷售，一些競爭對手也開始跟風模仿制造。這些競爭對手在模仿制造前或許也進行了規(guī)避設(shè)計，而這些規(guī)避設(shè)計是否在申請專利的保護范圍之內(nèi)呢？面對這樣的情況，如果企業(yè)應(yīng)當做好充分的市場跟蹤并及時將規(guī)避設(shè)計方案反饋給IP人員，由IP人員及時根據(jù)專利申請所處的法律階段采取相應(yīng)的緊急措施，例如在主動修改期限到期前、在實審過程中調(diào)整保護范圍，或者在授權(quán)辦登之前改寫保護范圍重新提出分案申請，在美國還可以提出CA、CIP等接續(xù)案。

對于上述第三方面，更是鮮有企業(yè)甚至代理人知曉并成功運用另行提交分案申請，消除母案被駁回的障礙，在分案申請中獲得預(yù)期的專利權(quán)。在這個時間節(jié)點的把握上值得注意的法規(guī)是：分案申請必須在母案駁回之前提出。這里的“駁回”是指駁回生效日。也就是說，如果專利申請人針對駁回提交了復(fù)審，復(fù)審后申請人向知識產(chǎn)權(quán)法院提出行政訴訟，在行政訴訟判決生效日之前，專利申請人都可以對母案提起分案申請。

除此之外，企業(yè)還需要掌握行業(yè)內(nèi)的專利龍頭企業(yè)的研發(fā)動向，分析對手和自身的技術(shù)優(yōu)勢和布局特點，進行動態(tài)規(guī)劃；應(yīng)對一些行業(yè)的特殊動態(tài)，例如行業(yè)內(nèi)即將推出某技術(shù)標準，企業(yè)應(yīng)當立即研究自己在相關(guān)的技術(shù)標準中是否有相應(yīng)的專利申請，如果有相應(yīng)的專利申請，但布局不夠完善，則企業(yè)需要集中研發(fā)、IP工作人員、服務(wù)機構(gòu)一起努力，在與技術(shù)標準相對應(yīng)的專利申請周邊、下游產(chǎn)品鏈上再布局一些外圍專利。

除了上述專利布局方面的一些凝練的理念，她還根據(jù)自己從業(yè)十余載服務(wù)于國外跨國公司和本土企業(yè)的經(jīng)驗，向與會者分享了她在專利布局方面經(jīng)典的實務(wù)案例，例舉如下：

專欄布局的工作不是一蹴而就的，而是需要持續(xù)精細的致力于其中，方能為企業(yè)建立真正意義上的地雷陣、高壓網(wǎng)、銅墻鐵壁，捍衛(wèi)自已的市場權(quán)益。

【1】專利布局，摘自百度網(wǎng)站：http://baike.baidu.com/link?url=Tfar2Uu-0FJwpoRsXPRLAb4sw1rAJsFfXZ7lw8tztSHHzlxSNFmuwhpOoV_orLMhtOdU9_VtIIckdhiSSI33Oq