作者：王小兵 隆天律師事務(wù)所執(zhí)行主任、合伙人、律師、專利代理人
第三屆中國（上海）國際技術(shù)進出口交易會于2015年4月23日在上海世博展覽館盛大開幕，上海隆天律師事務(wù)所、隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司作為參展商參與了此次展會并于4月25日成功舉辦了“多維動態(tài)的專利布局與專利訴訟備戰(zhàn)”的專題會議。會議吸引了眾多企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)負責(zé)人員、律師以及代理人的參與，會議上隆天合伙人資深專利代理人馮志云女士、隆天律所副主任王小兵律師針對企業(yè)專利布局以及專利訴訟的備戰(zhàn)進行了分析。我們對此次專題會議進行了文字整理，今日為大家推送王小兵律師主題為“專利民事案件概況及專利侵權(quán)訴訟備戰(zhàn)策略”的講座文字稿。
專利民事訴訟案件概況及專利侵權(quán)訴訟備戰(zhàn)策略
王小兵
一、上海法院受理專利民事訴訟案件概況
2014年度，上海法院新收專利一審民事案件341件，較去年略有增長。從2009年-2014年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，上海法院專利一審民事案件自2010年起有較大幅度增長，從2010年-2014年的五年間，專利一審民事案件收案量保持穩(wěn)定。（詳見圖1）
從全國法院的統(tǒng)計數(shù)字來看，2009年-2012年全國法院受理專利一審民事案件呈現(xiàn)穩(wěn)步、較快的增長，年均增長率超過30%，此后兩年，收案數(shù)量保持穩(wěn)定。說明目前專利案件數(shù)量已經(jīng)增長到一個較高的水平，這與我國現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模及司法保護環(huán)境等因素密切相關(guān)?？梢灶A(yù)見的是，隨著我國經(jīng)濟增長方式的改變，創(chuàng)新體系的建立及法治國家的建設(shè)，未來專利民事案件收案數(shù)量仍會有較大增長。（詳見圖2）
2014年上海法院受理一審知識產(chǎn)權(quán)民事案件6064件，專利民事案件僅占其中的5.62%（詳見圖3），這與往年專利民事案件占比數(shù)量相當(dāng)，專利民事案件在整個知識產(chǎn)權(quán)案件中占比并不高。但由于專利案件經(jīng)常涉及對技術(shù)事實的查明，故該類案件對法官和律師的專業(yè)性要求更高。
在專利案件中，侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案件相對較少，侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛和侵害實用新型專利權(quán)糾紛案件相對占比較高。從2012年上海法院一審專利案件受理類型分布圖（詳見圖4）來看，侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案件僅占27.7%，而侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛和侵害實用新型專利權(quán)糾紛案件總和接近70%，這說明目前國內(nèi)專利糾紛案件所涉技術(shù)含量并不高。
相反，涉外專利權(quán)糾紛案件中，侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案件占到較大比例。從2009年-2013年上海法院涉外、涉港澳臺一審專利案件案由統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看（詳見圖5），侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案件占到了66%，這說明在涉外案件中，案件本身所涉技術(shù)的科技含量比國內(nèi)專利權(quán)糾紛案件要高。這也說明國外企業(yè)較為重視技術(shù)研發(fā)，能夠熟練運用知識產(chǎn)權(quán)制度保護自己的研發(fā)成果。
二、專利民事訴訟案件常見類型與特點
(一）專利民事案件常見類型
1、專利侵權(quán)糾紛，是指當(dāng)事人之間因侵犯專利權(quán)而產(chǎn)生的爭議，主要有侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛、侵犯實用新型專利權(quán)糾紛和侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛。專利侵犯糾紛是專利民事案件的主要類型。
2、專利權(quán)屬糾紛，是指當(dāng)事人之間因?qū)＠暾垯?quán)和專利權(quán)的歸屬而產(chǎn)生的爭議。此類案件多涉及在委托開發(fā)、合作開發(fā)過程中產(chǎn)生的專利權(quán)歸屬認(rèn)定，以及對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的歸屬認(rèn)定。
3、專利合同糾紛，是指當(dāng)事人就已經(jīng)成果化和特定化的專利權(quán)、專利申請權(quán)訂立的合同所發(fā)生的糾紛，包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛、專利權(quán)實施許可合同糾紛，以及與專利權(quán)、專利申請權(quán)有關(guān)的專利代理合同糾紛。
4、確認(rèn)不侵犯專利權(quán)糾紛，是指受到特定專利權(quán)影響的當(dāng)事人，以專利權(quán)利人為被告提起的，請求確認(rèn)其有關(guān)行為不侵犯該專利權(quán)的訴訟糾紛。確認(rèn)不侵犯專利權(quán)糾紛案件所要審查的也是“是否構(gòu)成專利侵權(quán)”的問題，但該類糾紛主要解決的是使“受到特定專利權(quán)影響的當(dāng)事人”的權(quán)益盡快穩(wěn)定，以盡快消除專利權(quán)人發(fā)出侵權(quán)警告或威脅所造成的不利影響。
（二）專利民事訴訟案件的特點
1、多涉及對技術(shù)問題的查明。專利案件是典型的法律與技術(shù)相結(jié)合的案件，專利案件多涉及各個領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)。所以，此類案件大多需要對涉案技術(shù)內(nèi)容進行查明，以便確定專利技術(shù)方案的保護范圍及對相應(yīng)的技術(shù)特征進行比對。
2、多伴隨專利無效宣告程序。在專利民事案件特別是專利侵權(quán)糾紛案件中，被告大多會針對原告專利提出無效宣告，以對抗正在進行的侵權(quán)訴訟，一旦專利被宣告無效，則原告就喪失主張權(quán)利的基礎(chǔ)。在蘋果公司Siri產(chǎn)品侵犯專利權(quán)糾紛一案中，蘋果公司就針對涉案專利提出無效宣告請求，在專利復(fù)審委員會及北京市第一中級法院認(rèn)定涉案專利有效的情況下，北京市高級人民法院終審認(rèn)定涉案專利不具備授權(quán)條件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效?？梢姡瑹o效宣告程序在專利案件中起到非常重要的作用。
3、多涉及司法鑒定程序。由于專利案件與技術(shù)密切關(guān)聯(lián)，法院在審理此類案件的過程中如對技術(shù)問題查明有困難，多會委托司法鑒定機構(gòu)對涉案技術(shù)問題進行鑒定。司法鑒定意見在專利案件中扮演著重要角色，對案件的走向至關(guān)重要。
4、審理周期較長。基于前面提及的專利無效宣告程序及司法鑒定程序，專利案件的審理期限都比較長，有時法院基于專利無效宣告程序而中止訴訟，此時案件審理兩三年也是較常見的。
三、如何備戰(zhàn)專利侵權(quán)訴訟
在專利民事案件中，專利侵權(quán)訴訟案件最多也最為復(fù)雜。在此，僅就如何備戰(zhàn)專利侵權(quán)訴訟與各位進行探討。我認(rèn)為，主要從以下幾個方面著手：
1、選擇適當(dāng)?shù)木S權(quán)專利
在發(fā)起一場專利侵權(quán)訴訟前，首先要考慮的是選擇適當(dāng)?shù)木S權(quán)專利作為權(quán)利基礎(chǔ)。評估維權(quán)專利是否合適，主要從以下三個方面來看：（1）專利權(quán)利基礎(chǔ)要穩(wěn)定，即專利符合授權(quán)條件，被無效的幾率較??；（2）專利權(quán)保護范圍不能過窄，即維權(quán)專利應(yīng)當(dāng)有盡可能大的保護范圍，保護范圍過窄，很容易使被告規(guī)避侵權(quán)；（3）便于調(diào)查取證，即選擇維權(quán)專利應(yīng)考慮后續(xù)調(diào)查取證的便捷性，防止因無法取證而使維權(quán)陷入困境。例如，如果權(quán)利人針對某項技術(shù)即申請了產(chǎn)品專利又申請了方法專利，則應(yīng)優(yōu)先選擇產(chǎn)品專利進行維權(quán)，因為獲取侵權(quán)產(chǎn)品比獲知侵權(quán)方法更容易。
2、熟悉專利侵權(quán)判定的基本原則
專利侵權(quán)判定遵循“全面覆蓋原則”，即被控侵權(quán)產(chǎn)品包含了專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征，落入專利權(quán)的保護范圍。“全面覆蓋原則”既有相同侵權(quán)的情況，又有等同侵權(quán)的情況。（詳見表1）
需要注意的是，專利侵權(quán)的判定是將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與原告主張的專利權(quán)利要求進行技術(shù)特征的比對，而不是將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與原告的專利產(chǎn)品進行比對。
3、獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法
由于專利侵權(quán)判定的比對要素是被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，所以，原告在發(fā)起專利侵權(quán)訴訟前一定要獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，進行前期評估，做到知己知彼。通常來說，我們可以通過公證的方式來對侵權(quán)證據(jù)進行固定。如果由于客觀原因，原告無法獲取被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法，也可以通過提交初步侵權(quán)證據(jù)的方式申請法院進行證據(jù)保全。
4、選擇有利管轄法院
知識產(chǎn)權(quán)案件相較于其他類型的民事案件具有很強的專業(yè)性，而專利案件又是知識產(chǎn)權(quán)案件中難度較大的一類。所以，我們建議企業(yè)在提起專利侵權(quán)訴訟時盡量選擇司法環(huán)境好、法官較為專業(yè)的法院管轄。特別是北京、上海、廣州率先成立了知識產(chǎn)權(quán)法院，在這些地區(qū)的法院提起訴訟，有利于保障案件的公平、公正審理。另外，由于現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)裁判文書大多數(shù)已經(jīng)上網(wǎng)，故在提起訴訟前，可針對涉案法律問題在管轄法院歷年裁判文書中進行檢索，來評估管轄法院對相關(guān)問題的態(tài)度，避免走彎路。
5、巧妙運用訴訟保全措施
訴訟保全措施包括：財產(chǎn)保全、證據(jù)保全和行為保全，它們各自發(fā)揮著不同的作用。在司法實踐中，我們要巧妙運用相關(guān)訴訟保全措施來保障訴訟程序的順利進行。通過財產(chǎn)保全查封被告銀行賬戶，可以影響其商業(yè)活動，迫使其回歸訴訟程序。通過證據(jù)保全，來鎖定證據(jù)，為下一步證明侵權(quán)行為和損害賠償提供支持。通過行為保全，迫使被告停止進一步的侵害行為，及時保護自己的合法權(quán)益。有時候上述保全措施可以相互借用，例如通過財產(chǎn)保全措施（保全被告的侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)機械設(shè)備等）來固定侵權(quán)證據(jù)，既達到了財產(chǎn)保全的目的，也實現(xiàn)了證據(jù)保全的目的。
6、注重行政執(zhí)法對專利侵權(quán)訴訟的配合
我國實行知識產(chǎn)權(quán)行政和司法雙軌保護體系，行政機關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為也具有管轄權(quán)。所以，在進行專利侵權(quán)訴訟前，我們可以通過尋求行政機關(guān)的幫助來配合司法訴訟。行政機關(guān)可以利用國家公權(quán)力進行調(diào)查取證工作，這些調(diào)查證據(jù)均可以用于司法訴訟。比如，通過知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護來查處進出口過程中的專利侵權(quán)行為，鎖定侵權(quán)證據(jù)。又比如，通過知識產(chǎn)權(quán)行政投訴的方式，由知識產(chǎn)權(quán)行政管理機關(guān)對專利侵權(quán)行為進行調(diào)查和處理。這些方式都是通過運用行政執(zhí)法程序來為后續(xù)專利侵權(quán)訴訟奠定基礎(chǔ)。
7、適時引入專家輔助人協(xié)助對技術(shù)問題進行調(diào)查
我國民事訴訟法第七十九條規(guī)定：“當(dāng)事人可以申請人民法院通知有專門知識的人出庭，就鑒定人作出的鑒定意見或者專業(yè)問題提出意見”，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第六十一條第一款也規(guī)定：“當(dāng)事人可以向人民法院申請由一至二名具有專門知識的人員出庭就案件的專門性問題進行說明?！币虼耍覀冊谔崞饘＠謾?quán)訴訟前或過程中可以根據(jù)涉案技術(shù)的難易程度向法院申請專家輔助人出庭就案件技術(shù)問題進行說明，專家輔助人出庭一方面可以對不利于己方或錯誤的技術(shù)觀點進行糾正，另一方面也可以幫助法庭詳細、準(zhǔn)確地了解涉案技術(shù)問題，準(zhǔn)確適用法律。
8、積極探索多元化的專利侵權(quán)糾紛解決方式
知識產(chǎn)權(quán)訴訟大多屬于商業(yè)訴訟，即為爭奪市場和技術(shù)壟斷而產(chǎn)生的糾紛。所以，包括專利侵權(quán)訴訟在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)訴訟都是為商業(yè)利益服務(wù)的，訴訟僅僅是一種商業(yè)競爭的手段而非目的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)清楚地認(rèn)識到這一點。因此，在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時，企業(yè)應(yīng)考慮多元化的糾紛解決方式，如果可以通過合作達到雙贏，則應(yīng)及時進行溝通，避免進入訴訟。在訴訟過程中，也可以通過轉(zhuǎn)讓或許可等方式發(fā)揮專利運營的市場效應(yīng)，使訴訟雙方握手言和。