作者：

徐擎紅 合伙人、 美國(guó)注冊(cè)律師、美國(guó)專利律師

聶慧荃 高級(jí)專利代理人、質(zhì)檢部經(jīng)理

如何認(rèn)定對(duì)比文件的附圖的公開內(nèi)容是專利的新穎性和創(chuàng)造性的判斷中的一個(gè)關(guān)鍵因素。盡管中國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則中并未提及，但是《專利審查指南》（“審查指南”）中具體指出了,現(xiàn)有技術(shù)文件的公開內(nèi)容包括文件中明確記載的內(nèi)容以及“本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定的”隱含內(nèi)容[1]。中國(guó)專利局在審查實(shí)踐中嚴(yán)格地運(yùn)用了這一具體標(biāo)準(zhǔn)。

筆者借助中華人民共和國(guó)最高人民法院（“最高院”）所做出的兩個(gè)無效行政糾紛案例，結(jié)合自身的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)審判實(shí)踐中關(guān)于對(duì)比文件附圖公開內(nèi)容的認(rèn)定情況進(jìn)行了剖析，希望能夠在中國(guó)專利申請(qǐng)保護(hù)及專利訴訟方面給大家提供有益的參考。

★專利審查標(biāo)準(zhǔn)

審查指南指出在新穎性和創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中，現(xiàn)有技術(shù)文件（對(duì)比文件）公開的內(nèi)容不僅包括文字明確記載的內(nèi)容，而且還包括對(duì)于所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。附圖本身作為工程界的語言，對(duì)于確定對(duì)比文件的公開信息具有重要作用，在認(rèn)定附圖公開內(nèi)容時(shí)，既不能隨意擴(kuò)大附圖的公開內(nèi)容，也不能隨意縮小其公開內(nèi)容。審查指南第二部分第三章第2.3節(jié)規(guī)定，審查員在引用附圖時(shí)必須注意，只有能夠從附圖中直接地毫無疑義地確定的技術(shù)特征才屬于公開的內(nèi)容，由附圖中推測(cè)的內(nèi)容，或者無文字說明、僅僅是從附圖中測(cè)量得出的尺寸及其關(guān)系，不應(yīng)當(dāng)作為已公開的內(nèi)容。

基于審查指南的規(guī)定，可以理解在對(duì)附圖公開內(nèi)容認(rèn)定的過程中，不僅應(yīng)考慮附圖中圖形本身所表達(dá)的內(nèi)容，還應(yīng)考慮所屬領(lǐng)域技術(shù)人員綜合對(duì)比文件記載內(nèi)容后顯而易見的內(nèi)容，不能對(duì)附圖所示的內(nèi)容作機(jī)械的理解，將所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容理解為數(shù)理邏輯上唯一確定的內(nèi)容。然而，在具體審判實(shí)踐中，法官對(duì)于后者的考慮還是采用了相對(duì)審慎的態(tài)度。

★最高人民法院判定

從以下兩個(gè)實(shí)用新型專利權(quán)行政糾紛案中，我們可以看出最高院希望審判實(shí)踐中在“如何認(rèn)定附圖公開的內(nèi)容”方面所倡導(dǎo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

案例一

在實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案【（2012）行提字第25號(hào)】[1]中，最高院指出：對(duì)比文件中僅公開產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖形但沒有文字描述的，可以結(jié)合其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)確定其含義。

該案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一就在于：從對(duì)比文件1中的主視圖來看，直管兩端的圓柱型凸起能否被直接地、毫無疑義地確定為“法蘭或其他管道連接部件”。對(duì)此，一審法院和二審法院持有與專利復(fù)審委會(huì)不同的觀點(diǎn)，均認(rèn)為：對(duì)比文件1中的主視圖只能看到直管以及其兩端的圓柱型凸起，不能直接地、毫無疑義地確定該圓柱型凸起為法蘭或其他管道連接部件。

涉案專利(CN03274825.6)為“一種帶法蘭的鑄型尼龍管道”，對(duì)比文件1為名稱為“直管”、授權(quán)公告號(hào)為CN3205299D的外觀設(shè)計(jì)專利，其主視圖中示出了直管和位于直管兩端的圓柱型凸起，并且在其簡(jiǎn)要說明中記載了采用的是“MC尼龍材料一次性鑄造成型”。

對(duì)此，最高院首先對(duì)權(quán)利要求所引“法蘭”進(jìn)行了釋義，認(rèn)為“法蘭就是結(jié)構(gòu)或機(jī)械零件上垂直于零件軸線突出的邊緣，可用于管件或設(shè)備之間的相互連接。法蘭之間的連接可通過螺栓連接、焊接、粘結(jié)、卡夾連接等多種方式實(shí)現(xiàn)。因此，采用螺栓連接的法蘭僅是各種不同法蘭連接類型中的一種形式，也存在如下情況，即法蘭作為成品時(shí)不帶有螺栓孔，而是在安裝過程中與其連接的另外法蘭進(jìn)行配鉆制孔。”

其次，最高院認(rèn)為：專利權(quán)人的相關(guān)主張從另一方面證明了本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)圓柱型凸起是法蘭的普遍認(rèn)識(shí)，對(duì)比文件1為一種管道設(shè)備，必然和其他管道配合才可以起到分配液體的作用，其兩端必然是一個(gè)連接部件。雖然對(duì)比文件1沒有明確說明該圓柱型凸起為法蘭，但結(jié)合其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識(shí)，該圓柱型凸起實(shí)際是起到法蘭的作用。原審判決關(guān)于從對(duì)比文件1中的主視圖來看，直管兩端的圓柱型凸起不能直接地、毫無疑義地確定為法蘭或其他管道連接部件的認(rèn)定存在錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。

顯然，在該案例中，最高院對(duì)于對(duì)比文件的附圖公開內(nèi)容的認(rèn)定采用了相對(duì)寬松的標(biāo)準(zhǔn)，其明確了對(duì)比文件的附圖公開的內(nèi)容不僅包括附圖中的圖面所示內(nèi)容，而且涵蓋了本領(lǐng)域技術(shù)人員基于結(jié)構(gòu)特征和本領(lǐng)域公知常識(shí)所能確定的內(nèi)容。

案例二

在實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案【（2012）行字第3號(hào)】[1]中，最高院指出，認(rèn)定權(quán)利要求中的技術(shù)特征被對(duì)比文件公開，不僅要求該對(duì)比文件中包含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對(duì)比文件中所起的作用和該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所起的作用相同。相應(yīng)的技術(shù)特征在對(duì)比文件中所起的作用是指該相應(yīng)的技術(shù)特征在對(duì)比文件公開的技術(shù)方案中實(shí)際所起的作用，而不是該相應(yīng)的技術(shù)特征客觀上可具有的作用的全集。

該案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)就在于：證據(jù)1（《國(guó)外鐵道車輛》2000年第1期“俄羅斯貨車用彈性膠泥緩沖器的研究”）是否公開了涉案專利權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”。對(duì)此，專利復(fù)審委會(huì)認(rèn)為“證據(jù)1的附圖隱含公開了權(quán)利要求1中所限定的單向限流裝置”。然而，一審法院和二審法院撤銷了第14603號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，均認(rèn)為：證據(jù)1的附圖1（a）沒有標(biāo)明單向閥的具體形狀和位置，證據(jù)1文字部分僅僅提到了圖1（a）所示為帶單向閥的緩沖器，也沒有描述“單向閥的形狀和位置”的文字說明，因而該決定與審查指南相關(guān)規(guī)定相悖。

涉案專利（CN01274761.0）為一種快進(jìn)慢出型彈性阻尼體緩沖器，其中單向限流裝置（對(duì)應(yīng)于證據(jù)1中的“單向閥”）的作用在于調(diào)節(jié)緩沖器內(nèi)腔內(nèi)填充的彈性阻尼體的流量。該單向限流裝置被設(shè)置為在壓縮行程時(shí)打開，以使阻尼體的流量增大，從而減小阻尼力；在回復(fù)行程時(shí)關(guān)閉，以使阻尼體的流量減小，從而增加阻尼力，借助于單向限流裝置的這種調(diào)節(jié)作用，達(dá)到保護(hù)設(shè)備和降低噪音的目的。

盡管證據(jù)1中的文字部分提到了圖1（a）所示為帶單向閥的緩沖器，但是證據(jù)1的附圖1(a)沒有公開單向閥的具體形狀和設(shè)置位置。同時(shí)，證據(jù)1中文字部分還記載了如下內(nèi)容：“圖1(a)所示為帶單向閥的方案。2種緩沖器結(jié)構(gòu)方案的主要區(qū)別是活塞桿壓縮后返回到初始位置的原理不同。第一種結(jié)構(gòu)方案中(圖1a)為此采用單向閥；第二種結(jié)構(gòu)方案中(圖1b)為此預(yù)設(shè)高壓室”。基于以上內(nèi)容，最高院認(rèn)為，在證據(jù)1公開的技術(shù)方案中，圖1(a)中單向閥的作用是使壓縮后的活塞桿返回到初始位置，不同于本案專利權(quán)利要求1中單向限流裝置的作用。

由此，最高院認(rèn)為：涉案專利權(quán)利要求1中“沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置”的技術(shù)特征，并不能從證據(jù)1中直接地、毫無疑義地確定；專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定證據(jù)1隱含公開了沿活塞圓周部位設(shè)置有單向限流裝置的技術(shù)特征，沒有事實(shí)依據(jù)。

與前一案例不同，最高院在該案例中實(shí)際上是結(jié)合所限定的技術(shù)特征的功能對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍做出了縮限性解釋，進(jìn)而得出“由于相應(yīng)技術(shù)特征的功能不同故對(duì)比文件附圖沒有公開權(quán)利要求1相應(yīng)特征”的結(jié)論。

★案例啟示及對(duì)實(shí)踐指導(dǎo)

在案例一【（2012）行提字第25號(hào)】中，最高院明確提出了“確定對(duì)比文件公開的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖形的內(nèi)容時(shí)可結(jié)合其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及公知常識(shí)”的觀點(diǎn)，其將外觀設(shè)計(jì)專利的圖示內(nèi)容和簡(jiǎn)要說明中的記載內(nèi)容以及本領(lǐng)域的公知常識(shí)相結(jié)合來評(píng)價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性。

這對(duì)于我們?cè)诿鎸?duì)專利文件中沒有明確文字記載內(nèi)容的時(shí)候，如何認(rèn)定附圖公開的內(nèi)容提供了有利的指引，給出了適度引入本領(lǐng)域公知常識(shí)來確定附圖公開內(nèi)容的參考案例，有效避免了在審判實(shí)踐中過于僵化地理解附圖公開的內(nèi)容。在確定對(duì)比文件公開的信息時(shí)，可以結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識(shí)來考慮其附圖所表示的內(nèi)容，而不能僅僅因?yàn)楦綀D所示內(nèi)容在對(duì)比文件中沒有相應(yīng)的文字描述而武斷地將其視為非公開內(nèi)容?；谠摪咐?/span>的指引，當(dāng)需要證明附圖中公開了某些技術(shù)特征時(shí)，我們可以充分借助于公知常識(shí)性證據(jù)輔以證明附圖中的圖形所表達(dá)的具體含義，例如圖形所體現(xiàn)的部件的結(jié)構(gòu)形狀、連接關(guān)系、配合關(guān)系、相對(duì)位置等；可以借助部件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來證明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言其必然具備的相關(guān)功能，還可以借助于公知常識(shí)性證據(jù)輔以證明本領(lǐng)域技術(shù)人員公知的相關(guān)部件的基本功能或作用。

在案例二【（2012）知行字第3號(hào)】中，最高院進(jìn)一步明確了權(quán)利要求的技術(shù)特征被對(duì)比文件公開的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。最高院強(qiáng)調(diào)了，認(rèn)定權(quán)利要求中的技術(shù)特征被對(duì)比文件公開，不僅要求該對(duì)比文件中包含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對(duì)比文件中所起的作用和該技術(shù)特征在權(quán)利要求中所起的作用相同。由此看出，如果需要認(rèn)定涉案專利的權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征被對(duì)比文件的附圖內(nèi)容公開，那么可能不僅要求對(duì)比文件的附圖中確實(shí)示出了該技術(shù)特征，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合對(duì)比文件的文字記載內(nèi)容或本領(lǐng)域的公知常識(shí)來證明該技術(shù)特征在對(duì)比文件中和涉案專利中所起到的作用相同。

在無效案件或侵權(quán)訴訟案件中，當(dāng)需要認(rèn)定附圖所公開的內(nèi)容時(shí)，我們應(yīng)當(dāng)不僅僅局限于附圖圖形所具體顯示的內(nèi)容，還應(yīng)當(dāng)有意識(shí)地運(yùn)用本領(lǐng)域的公知常識(shí)來輔以證明附圖所公開的內(nèi)容。同時(shí)，我們還應(yīng)當(dāng)注意附圖所在的文件中的相應(yīng)文字記載內(nèi)容，明確所涉及的圖示的部件在相應(yīng)技術(shù)方案中所起的作用，從而更準(zhǔn)確地認(rèn)定附圖所公開的內(nèi)容。