作者：徐擎紅 合伙人、美國注冊律師、美國專利律師

在中國專利法中，一份專利申請如果享有優(yōu)先權(quán)，則在對其進行新穎性和創(chuàng)造性審查時，提交首次專利申請的日期（即，優(yōu)先權(quán)日）被認為是在后申請的申請日。另外，中國專利法認可國內(nèi)優(yōu)先權(quán)和巴黎公約規(guī)定的國外優(yōu)先權(quán)[1]。

如果現(xiàn)有技術(shù)的公開日期正好介于首次申請的優(yōu)先權(quán)日和在后申請的提交日之間，那么核實專利權(quán)優(yōu)先權(quán)是否成立就往往會成為一個關(guān)鍵問題[2]。下文結(jié)合幾件無效案例探討一下在中國專利實踐中如何對優(yōu)先權(quán)要求進行核實的問題，我們對這些案例進行了簡要評述，希望借此為大家拋磚引玉。

★審查指南

專利審查指南（簡稱“指南”）在第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定：“審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同主題。審查員不得以在先申請的權(quán)利要求書沒有包含該技術(shù)方案為理由，拒絕給予優(yōu)先權(quán)?！?/span>

對于“所謂清楚地記載”，指南指出：“并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以至于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎?！?/span>

指南雖然未能指出上述規(guī)定的法律原則，然而對專利申請的審查卻設定了很高的標準，即，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從首次申請直接和毫無疑義地得出特定權(quán)利要求技術(shù)特征，則在后申請中所要求保護的主題不能享有優(yōu)先權(quán)日。

★無效案例選

案例一

1986年4月30日，德國弗克公司向中國專利局提出一項名稱為“香煙或類似物的翻蓋包裝盒”的專利申請，申請?zhí)枮?6103037.0，同時要求以兩項德國專利申請P3515775.5（申請日為1985年5月2日）和P3522614.5（申請日為1985年6月25日）為優(yōu)先權(quán)。

經(jīng)實質(zhì)審查后，中國專利局于1989年9月13日審定公告了該專利，該專利要求保護一種專門用于包裝香煙束的翻蓋盒。

1993年9月22日，意大利吉第公司（以下簡稱吉第公司）就弗克公司的上述發(fā)明專利向中國專利局專利復審委員會提出無效宣告請求，認為該專利不具有新穎性和創(chuàng)造性。在本案審理過程中，無效請求人提出，由于該專利要求的兩項德國優(yōu)先權(quán)申請沒有公開該專利要求保護的翻蓋盒中“豎向縱沿為斜角過渡的圍襯”這一基本的、必不可少的技術(shù)特征，因此該專利不能享有優(yōu)先權(quán)，而在該專利申請日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的國際煙草雜志TJI 3/1985（公開日為1985年6月）足以對該專利的專利性構(gòu)成影響。

在此種情況下，專利復審委員會引入了對上述專利權(quán)的優(yōu)先權(quán)審查，最后認為圍襯在形狀在在先申請中并沒有明確的記載，“豎向縱沿為斜角過渡”的形狀對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言也不是唯一的選擇，繼而判斷專利權(quán)人對本專利享有的優(yōu)先權(quán)不成立，而直接以將現(xiàn)有技術(shù)的時間點確定為本專利的申請日而并未優(yōu)先權(quán)日。上述決定經(jīng)過兩審法院審理，均做出了維持專利復審委員會決定的判決。

案例二

在京信與安德魯系列案件中，其分案（被請求案）之一，發(fā)明名稱：天線控制系統(tǒng)；專利號：02118420.8。該案隨其母案主張兩份新西蘭的申請的優(yōu)先權(quán)，兩份申請的公告號分別為（1）NZ264864與（2）NZ272778，申請日分別為（1）1994年11月4日與（2）1995年8月15日。形式上，被請求案的優(yōu)先權(quán)日可以追溯到最早的優(yōu)先權(quán)日，即1994年11月4日。

請求人經(jīng)過檢索和閱讀并且發(fā)現(xiàn)，上述涉案專利權(quán)最早的優(yōu)先權(quán)申請中，并未包含獨立權(quán)利要求中的“控制器”這一技術(shù)特征，也不存在解決權(quán)利要求1中的控制器所要解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，因此被請求案優(yōu)先權(quán)日不能主張最早的優(yōu)先權(quán)申請（1）NZ264864的申請日，而至多應被推遲至優(yōu)先權(quán)申請（2）NZ272778的申請日。

在證據(jù)1被確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)情況下，其區(qū)別技術(shù)特征為：控制器，其耦合到所述天線陣，用于控制所述多個波束的傾角。重新確定權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問題在于：實現(xiàn)對通信系統(tǒng)中的多個天線陣的集中控制管理，而證據(jù)2恰恰公開了上述區(qū)別技術(shù)特征。合議組經(jīng)過審查并認為涉案專利不能享受最早的優(yōu)先權(quán)日，從而做出審查決定，宣告被請求案全部權(quán)利要求無效。經(jīng)過兩審法院審理后，也維持了上述涉案決定。

案例三

此案例由于未審結(jié)，在此隱去其具體案件和當事人信息。

涉案專利的權(quán)利要求闡述了一個算式，而其美國優(yōu)先權(quán)申請公開了類似的等式，但是該權(quán)利要求所述的算式是自該類似等式的參數(shù)并入以進行歸一化處理而演變來的。在無效請求中，請求人對涉案專利的優(yōu)先權(quán)是否成立做了意見陳述，認為此種公式的變形不能要求上述在美國申請的優(yōu)先權(quán)。

作為專利權(quán)人的代表，我方代理人首先從優(yōu)先權(quán)的理論基礎出發(fā)，優(yōu)先權(quán)是為了讓申請人的發(fā)明創(chuàng)造在世界各國能夠得到合理的一個保護緩沖期，并且可理解地，在后的申請文本不僅在語言組織上，而且在技術(shù)內(nèi)容的呈現(xiàn)形式上均可能與在先申請有所不同。

在確定是否享有優(yōu)先權(quán)日時，審查指南認為該日期的確定應以逐項權(quán)利要求為基礎（即承認部分優(yōu)先權(quán)）[3]，但所設定的標準，如上討論，是直接和毫無疑義地得出。事實上，一些學者建議采用與新穎性的判斷[4]類似的判斷標準，不過尚未被復審委員會采納。

回到本案例，假設采用直接和毫無疑義的標準，則焦點變?yōu)槭欠窨蓮拿绹鴥?yōu)先權(quán)申請直接和毫無疑義地得出權(quán)利要求所引算式。盡管從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來說，并入權(quán)利要求所述等式的參數(shù)不是唯一的、存在變形（例如，參數(shù)1和參數(shù)2），復審委員會會因此得出與案例一相同的結(jié)論認為不能享有美國優(yōu)先權(quán)申請的優(yōu)先權(quán)嗎？

我們對此持否定態(tài)度。我們認為涉案的權(quán)利要求作為一個整體已經(jīng)在美國優(yōu)先權(quán)申請中得到了充分描述，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員會認定專利權(quán)人在優(yōu)先權(quán)日已經(jīng)描述并擁有涉案的權(quán)利要求所要求保護的發(fā)明創(chuàng)造，即并入來自優(yōu)先權(quán)所述等式的參數(shù)以進行歸一化處理（已知算法）既未改變所要求保護的技術(shù)方案也未加入通過專利權(quán)人的創(chuàng)造性勞動所帶來的技術(shù)特征。因此，涉案權(quán)利要求應享有美國優(yōu)先權(quán)申請的優(yōu)先權(quán)。最后，對于我方觀點是否被復審委員會所接受，并最終被中國法院所接受我們拭目以待。

★思考與建議

在無效案件中，尤其是要求優(yōu)先權(quán)日的專利的無效案件中，作為請求人而言如果檢索現(xiàn)有技術(shù)時發(fā)現(xiàn)存在與涉案專利非常接近的技術(shù)文件時，那么就可以將重點放在優(yōu)先權(quán)是否成立的核實中，上述案件一和案件二就是很好的示例，特別是案件一作為專利復審委員會的經(jīng)典案例而被業(yè)內(nèi)所熟知。

對于專利權(quán)人來說，無論優(yōu)先權(quán)要求在申請過程中是否被審查，都不應忽視優(yōu)先權(quán)要求是否有效的問題。請參見上文討論的案例。通常情況下，在專利審查程序中，審查員可能不會發(fā)現(xiàn)公開于首次申請的優(yōu)先權(quán)日和在后申請的提交日之間的現(xiàn)有技術(shù)文件，因此不會對優(yōu)先權(quán)要求的有效性展開審查。針對某些重點專利，比如標準核心專利，專利的穩(wěn)定性是關(guān)鍵。一般情況下，在實施專利時再修改錯誤的優(yōu)先權(quán)要求對于專利權(quán)人來說則為時晚矣。因此，專利權(quán)人最好的對策就是防患于未然。如果在后申請存在一些變化，則最好認真地檢索相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，其中也包括公開日期正好界于首次申請的優(yōu)先權(quán)日和在后申請的提交日之間的對比文件，然后策略性地設計出一套權(quán)利要求書以確保至少一些權(quán)利要求能夠毫無疑義地享有優(yōu)先權(quán)日。

[1]或遵從雙邊協(xié)議

[2]這里，我們不討論申請人是否有權(quán)利要求享有優(yōu)先權(quán)的問題，而是關(guān)注在后申請中要求保護的主題是否有權(quán)享有優(yōu)先權(quán)日的問題

[3]審查指南第二部分第八章第4.6.2.1節(jié)

[4]見《中國專利法介紹》