作者：李昕巍 合伙人、高級專利代理人、國內(nèi)代理管理部副經(jīng)理

根據(jù)中國《專利法》第22條第3款的規(guī)定，判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，就是判斷該發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。與新穎性判斷的相對客觀相比，創(chuàng)造性的判斷具有較強(qiáng)的主觀性，容易引起爭議。為了使創(chuàng)造性判斷盡可能具有一致性和客觀性，中國專利局參考德國國家專利局的做法，在《專利審查指南》中規(guī)定了創(chuàng)造性判斷的“三步法”，如下圖所示。

在所述“三步法”中：

步驟1，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即確定現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的技術(shù)方案；

步驟2，將要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行特征比對，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)；

步驟3，在最接近的現(xiàn)有技術(shù)及其他相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，即判斷該區(qū)別特征是否已被現(xiàn)有技術(shù)公開，及該區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與其在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該技術(shù)問題而起的作用是否相同。

理論上，“三步法”的判斷模式一般可以獲得相對客觀和合理的結(jié)論。然而，在現(xiàn)行的專利實(shí)踐中，如果不加注意，則極有可能落入“三步法”陷阱。也就是說，在實(shí)際操作中，有關(guān)創(chuàng)造性的評述在字面上確實(shí)是采用了“三步法”，但由于在一個(gè)或多個(gè)步驟中的判斷或者推理錯(cuò)誤，導(dǎo)致實(shí)際得出的有關(guān)創(chuàng)造性的結(jié)論不盡合理甚至荒唐。因此，專利代理人在答復(fù)關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)比對、認(rèn)真研究，努力避開下面所述的“三步法”陷阱。

第一個(gè)陷阱是“改進(jìn)需求陷阱”

如果現(xiàn)有技術(shù)中并不存在要求保護(hù)的發(fā)明針對的改進(jìn)需求，也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員面對最接近現(xiàn)有技術(shù)并不能夠認(rèn)識到要求保護(hù)的發(fā)明針對的技術(shù)問題，沒有動機(jī)對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)或改變，可直接向?qū)彶閱T陳述本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能從最接近的現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)得到要求保護(hù)的發(fā)明。

第二個(gè)陷阱是“最接近的現(xiàn)有技術(shù)陷阱”

如果審查員選擇的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不屬于與要求保護(hù)的發(fā)明相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域，則其并不適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，可直接陳述審查員的意見和結(jié)論是不合理的。

第三個(gè)陷阱是“技術(shù)特征分解陷阱”

在三步法的第2步進(jìn)行特征比對時(shí)，必然涉及對要求保護(hù)的發(fā)明的特征進(jìn)行分解以與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對。這時(shí)，必須要考慮整體技術(shù)方案，而不能片面孤立地拆分技術(shù)特征。顯然，錯(cuò)誤地分解技術(shù)特征必然難以得到正確的比對結(jié)果，也就難以得到正確的有關(guān)創(chuàng)造性的結(jié)論。

第四個(gè)陷阱是“技術(shù)路線陷阱”

如果要求保護(hù)的發(fā)明采用的技術(shù)路線與最接近的現(xiàn)有技術(shù)完全不同，甚至相反，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機(jī)改變最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)路線是存疑的，可直接向?qū)彶閱T陳述本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)改變最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)路線而得到要求保護(hù)的發(fā)明。

總之，在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時(shí)，要避免落入“三步法”陷阱，這需要代理人對要求保護(hù)的發(fā)明及審查員提供的現(xiàn)有技術(shù)的方案有透徹的理解，在此基礎(chǔ)上，判斷是否可以利用“三步法”完成創(chuàng)造性判斷。如果存在類似前述的陷阱，可跳出“三步法”的判斷模式，直接向?qū)彶閱T陳述要求保護(hù)的發(fā)明無法從最接近的現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)而獲得，從而要求保護(hù)的發(fā)明具備創(chuàng)造性。