作者：李默 專利代理人

眾所周知，不同國家的專利體系存在一定的差異化，因此與不同國家專利體系相對應(yīng)的專利申請文件的撰寫要求也就有很大不同。比如，USPTO（美國專利商標(biāo)局）建議的（但是并不是嚴(yán)格要求的）章節(jié)布局需要包括：發(fā)明的標(biāo)題、對相關(guān)申請的交叉引用、關(guān)于聯(lián)邦政府資助的研究或者開發(fā)的聲明、發(fā)明的背景技術(shù)、發(fā)明的概要、附圖的簡要說明、發(fā)明的詳細說明、權(quán)利要求、公開內(nèi)容的摘要、附圖等。申請人在準(zhǔn)備進入美國的專利申請文件時，有很多不同于中國專利申請文件的撰寫技巧。本文僅簡要地討論在撰寫適合進入美國的專利申請文件的背景技術(shù)和詳細說明部分時所需要注意的問題。

關(guān)于背景技術(shù)部分

在撰寫發(fā)明的背景技術(shù)部分時需要注意的問題是：最好不要寫得太詳細具體。USPTO建議發(fā)明的背景技術(shù)部分需要包括兩個部分—發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域和對相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的說明。發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域要聲明本發(fā)明所屬于的技術(shù)領(lǐng)域（詳見MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，專利審查作業(yè)手冊）608.01(c)）。雖然并不要求具有發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域，但是美國審查員還是希望看到對技術(shù)領(lǐng)域的說明。不建議將技術(shù)領(lǐng)域限定得過窄，否則在專利的審查過程中權(quán)利要求的范圍會被解讀為與該技術(shù)領(lǐng)域相符的較窄范圍。建議采用的撰寫格式為“本公開內(nèi)容一般涉及（與標(biāo)題和范圍最寬的權(quán)利要求的前序部分相對應(yīng)的較寬范圍的說明），更具體地，涉及（較窄范圍的說明）”。

針對相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)部分，USPTO建議（但是并不要求）：（i）聲明申請人已知的公開的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息，包括在適當(dāng)?shù)牡胤揭镁唧w的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息；（ii）申請人的發(fā)明解決的在公開的現(xiàn)有技術(shù)或者其他信息中所涉及的問題（詳見MPEP608.01(c)）。

中國的申請人通常遇到的問題是在背景技術(shù)中的現(xiàn)有技術(shù)小節(jié)里過于具體地討論說明現(xiàn)有技術(shù)文獻，并且論述得過于準(zhǔn)確。雖然這些討論說明很準(zhǔn)確，但是這些討論說明可能會導(dǎo)致審查員認為本發(fā)明是顯而易見的。比如，對現(xiàn)有技術(shù)過于詳細的論述可能會導(dǎo)致審查員認為該現(xiàn)有技術(shù)原本帶來了很大的進展，而本發(fā)明卻只是一個非常小的改進。對現(xiàn)有技術(shù)的論述也可能會導(dǎo)致審查員認為本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的進步不夠明顯（在現(xiàn)有技術(shù)已有的進步的基礎(chǔ)上）。這樣的論述還可能會導(dǎo)致審查員對現(xiàn)有技術(shù)做出申請人并不希望的其他解讀。

另一個常見的問題是過于詳細地討論現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題和本發(fā)明所解決的問題。如果這個問題只有有限種解決方案，那么本發(fā)明可能成為“顯而易見的有限次嘗試”而被判定為不可授予專利權(quán)。

通常推薦的背景技術(shù)部分的撰寫方法是：①最好不在背景技術(shù)小節(jié)具體地論述任何現(xiàn)有技術(shù)文獻，尤其盡量不要論述可能被認定為“X”類和“Y”類的文獻；②最好是只論述大概的技術(shù)情況，而不要列出任何具體的文獻，當(dāng)然，如果一篇文獻可能會被認定為“A”類文獻，那么就可以引用這篇文獻。

注意：以上技巧對避免不恰當(dāng)?shù)芈暶骷夹g(shù)問題或者錯誤地定位現(xiàn)有技術(shù)會有所幫助，并且有利于將審查員對現(xiàn)有技術(shù)作出其他解讀的可能性降到最低。但是，即使在背景技術(shù)部分沒有具體地討論，仍然需要向USPTO提交相關(guān)的參考文獻以及信息公開聲明以滿足坦誠義務(wù)（duty of candor）。

關(guān)于發(fā)明的詳細說明部分

基于已經(jīng)付諸實施的具體的實施方式/例子的權(quán)利要求的保護范圍在美國可能具有比在中國更大的靈活性，USPTO允許對已具體地舉例說明的實施方式進行合理外推，并且在某些環(huán)境下，在專利的審查過程中也可能會接受后續(xù)補充提交的數(shù)據(jù)來支持要求保護的發(fā)明。

通常給出的撰寫建議是：①不要僅限于說明那些已經(jīng)付諸實施的實施方式，要將這些已具體舉例說明的實施方式的每一個要素的范圍擴展到極致；②要注意到新穎性的要點并決定擴展到什么程度才最合適；③考慮后續(xù)以及單獨提交變形或者改進的實施方式的可能性。

提供實施方式時要分出具有不同范圍的層次，用具體的細節(jié)說明來支持每一種實施方式，這會給專利的審查過程帶來更多靈活性。分層次說明的方法是：從概括內(nèi)容向具體內(nèi)容推進說明。例如，首先，寬泛地說明主要元素；接著，詳細地說明每一個主要元素；再接著，描述每一個主要元素下的子元素。針對每一個要求保護的元素和每一個方法步驟都要提供更加詳細的說明，這是為了在說明書中提供支持基礎(chǔ)或者退守點來應(yīng)對可能的專利適格性駁回或者避免全部駁回。

建議

當(dāng)撰寫針對美國的專利申請文件的說明書時，中國的申請人需要掌握一些技巧，建議申請人要注意背景技術(shù)部分盡量不要寫得太過具體，而在發(fā)明的詳細說明部分也就是實施方式的部分要盡量寫得寬泛并且再進一步分層次地詳細說明，這些在后續(xù)的審查階段會給申請人帶來便利。