作者：程秀娟 隆天知識產(chǎn)權代理有限公司   流程業(yè)務管理部

近日，《中國知識產(chǎn)權發(fā)展報告2015（藍皮書）》在北京發(fā)布。該報告顯示，中國已經(jīng)成為世界知識產(chǎn)權大國，知識產(chǎn)權總量已躍居世界前列，但中國仍然不是一個知識產(chǎn)權強國。作為知識產(chǎn)權代理行業(yè)的一員，我們有責任和義務將自己實踐中了解到的各國專利法規(guī)及程序寫出來，與大家共同分享，共同為把我國建設為知識產(chǎn)權強國出一份力。此期，我們就與大家一起探討一下美國專利申請中一項較為重要的“期末放棄”原則。

1、什么是期末放棄（Terminal disclaimer）?

按照美國專利法的相關規(guī)定，在美國專利申請中，為防止申請人就同一主題的發(fā)明創(chuàng)造不斷地通過繼續(xù)申請而延長專利保護期限，克服重復授權（double patenting），在遇到某專利申請的相關權利要求和說明書與申請人自己的在先技術（可能是已授權的專利、或是已公開的專利申請）有交疊的情況下，申請人可以通過提交期末放棄（Terminal Disclaimer, 以下簡稱TD）的方式，聲明放棄在后申請與在先技術交疊部分的末端保護期限（即若該專利申請獲得授權，其專利保護期自在后申請的申請日起算，但已聲明放棄部分的權益則截至在先技術的保護期限），以便獲得新的專利。

當然，如果兩件專利申請的權利要求完全相同，提交TD也沒有辦法克服重復授權問題，只有在沒有顯著專利性差異（patentably distinct）而申請權利要求不同的兩件申請時，才可以通過提交TD克服重復授權問題。

2、提交TD必須滿足如下幾點要求：

1）提交的TD，需有權利擁有人（申請人或受讓人）或專利局備案代理人的簽字；

2）明確指明聲明放棄的在先專利/申請信息；

3）說明專利/申請所有權人對于專利權/申請權所享有的比例；

4）繳納一定的官費，目前官費標準為USD160。

3、提交TD需要特別注意的問題：

1）對于兩件或多件申請，TD需要有共同的專利權人簽署，此處的共同專利權人是指：

a.兩件或多件申請具有相同的申請人、或共同的發(fā)明人、或同一受讓人、或在共同研發(fā)合同等條件下提出申請的權利擁有人；

在法律實踐中，如果兩件申請僅具有共同的發(fā)明人，但是不同的申請人，此時，需要所有申請人均作為原告提起訴訟，方符合訴訟請求權。

示例，新墨西哥大學技術授權部門（STC. UNM） 訴英特爾公司（ Intel Corp.）一案，該案中，原告UNM將英特爾公司告上了法庭，其指控英特爾的罪名是非法利用該大學所持有的專利技術，專利號為6,042,998。該專利曾提交過TD，涉及的在先專利號為5,705,321。法院受理后發(fā)現(xiàn)，兩件申請具有共同的發(fā)明人，但是專利權人卻不同，即6,042,998專利的專利權人為UNM，5,705,321專利的專利權屬UNM和Sandia公司共同擁有。這種情況下，UNM不得作為單獨原告起訴，需要追加Sandia公司作為共同原告才具備起訴的請求權。為此，UNM將6,042,998專利部分轉讓給Sandia公司，使得兩件申請最終具有相同的專利權共有人。但遺憾的是，Sandia公司拒絕參與訴訟，法院以UNM不具備請求權為由（lack of standing），駁回其訴訟請求。

b.兩件申請的申請人可為不同的公司，但是要有共同的所有人（common ownership），如子公司與母公司的關系。例如，在先申請人A公司及本案申請人B公司為C公司的子公司。

c.兩件或多件申請是按照其合作研究協(xié)議（joint research agreement）提出的，且申請在此協(xié)議范圍內。

2）如申請人在收到專利局審查意見通知書后，決定提交TD請求，也需要同時提交審查意見答復文本，否則將視為該審查意見未答復。

3）適用TD的專利，其專利期限將等同于其在前專利，不再適用專利期限調整（PTA），即，該專利的專利保護期限將可能少于20年。

4）適用TD的專利，在專利首頁會注明：“本專利受期末放棄(TD)的約束（This patent is subject to a terminal disclaimer.）”。

以上信息僅供參考，實際作業(yè)中，請以USPTO現(xiàn)行的法律法規(guī)為依據(jù)。