作者：聶慧荃 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司高級專利代理人，質(zhì)檢部經(jīng)理

根據(jù)最新發(fā)布的官方消息，2015年我國發(fā)明專利申請量超100萬件蟬聯(lián)世界第一，且專利糾紛量也大幅度激增（比去年同期增長46.4%）。追本溯源，專利申請文件撰寫的質(zhì)量是保障專利權(quán)行使的根本，而“技術(shù)效果”作為技術(shù)方案三要素之一，一直缺乏業(yè)界人士足夠的關(guān)注與研究。事實上，專利撰寫中對技術(shù)效果的合理挖掘與構(gòu)建，會對后續(xù)的專利授權(quán)、確權(quán)與行權(quán)產(chǎn)生卓有成效的影響。

一、技術(shù)效果在專利相關(guān)法條適用上的影響

1.影響必要技術(shù)特征的認(rèn)定

專利實踐中，技術(shù)效果已成為判斷獨立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征的考慮因素之一，特別是在申請文件中沒有明確記載其聲稱要解決的技術(shù)問題時。

在發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛提審案【（2014）行提字第13號】中，最高人民法院（“最高院”）指出：“在認(rèn)定專利所要解決的技術(shù)問題時，應(yīng)當(dāng)以說明書中記載的技術(shù)問題為基本依據(jù)，并綜合考慮說明書中有關(guān)背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷，涉案專利相對于背景技術(shù)取得的有益效果等內(nèi)容。”這一觀點充分肯定了技術(shù)效果在認(rèn)定獨立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時的輔助判斷作用。

2. 影響權(quán)利要求能否得到說明書支持的認(rèn)定

權(quán)利要求書以說明書為依據(jù)，就要求權(quán)利要求概括的范圍應(yīng)當(dāng)與說明書公開的內(nèi)容相適應(yīng)，技術(shù)效果同樣是判斷權(quán)利要求概括范圍是否適當(dāng)?shù)目紤]因素之一。

在發(fā)明專利權(quán)無效行政案【（2009）知行字第3號】中，從最高院在考慮支持問題的觀點可知，判斷權(quán)利要求中的上位概括或并列概括的范圍是否適當(dāng)時，需要考慮其涵蓋的所有的下位概念和選擇方式能否都解決其聲稱要解決的技術(shù)問題，同時達(dá)到相同的技術(shù)效果。

3. 影響對同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼J(rèn)定

技術(shù)效果也是新穎性判斷中的一個考量因素。

審查指南在“新穎性判斷”中規(guī)定，在判斷被審的技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案實質(zhì)相同后，還需判斷這兩者能否適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果。

進(jìn)行特征比對時，若要判斷現(xiàn)有技術(shù)中的某個技術(shù)特征與被比權(quán)利要求中的一技術(shù)特征是否等價相當(dāng)，對應(yīng)關(guān)系是否成立，需要考慮這兩個技術(shù)特征分別在現(xiàn)有技術(shù)（對比文件）和在該權(quán)利要求的方案中所起的作用是否相同，這同樣離不開對它們各自技術(shù)效果的解讀。

4.影響發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛣?chuàng)造性的認(rèn)定

發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)效果是判斷創(chuàng)造性的重要因素，這也是目前業(yè)界對技術(shù)效果討論與關(guān)注較多的一個影響。

技術(shù)效果對創(chuàng)造性的影響主要體現(xiàn)在三個方面：對重新確定的技術(shù)問題的影響、對判斷是否存在技術(shù)啟示的影響以及對技術(shù)進(jìn)步性的影響。尤其是，因技術(shù)效果“質(zhì)”變或 “量”變而達(dá)成的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，已作為創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素而被普遍使用，在醫(yī)藥化學(xué)領(lǐng)域更是如此。

二、專利授權(quán)確權(quán)實踐中技術(shù)效果的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

在專利申請文件中，技術(shù)效果通常既包含了說明書中明確記載的技術(shù)效果，還包含了本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)專利申請文件記載的內(nèi)容能夠得知的技術(shù)效果（即：隱含的技術(shù)效果）。在專利授權(quán)確權(quán)實踐中，對于隱含的技術(shù)效果的認(rèn)定事實上采用了相對從嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)。

最高院在發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案【（2011）行提字第8號】中指出，“專利申請人未能在專利說明書中公開的技術(shù)方案、技術(shù)效果等，一般不得作為評價專利權(quán)是否符合法定授權(quán)確權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)”。最高院在（2013）知行字第77號行政裁定書中重申：“未記載在說明書中的技術(shù)貢獻(xiàn)不能作為要求獲得專利權(quán)保護(hù)的基礎(chǔ)”。

對于預(yù)料不到的技術(shù)效果認(rèn)定，審查指南規(guī)定為“其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象”。最高院在前述第77號裁定中，就預(yù)料不到的技術(shù)效果的認(rèn)定給出了更為客觀具體的判讀規(guī)則：“在認(rèn)定是否存在預(yù)料不到的技術(shù)效果時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的特點尤其是技術(shù)效果的可預(yù)見性、現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)啟示等因素?！?/span>

三、技術(shù)效果的撰寫策略

基于上述的法律規(guī)定和司法判例實踐，筆者認(rèn)為在專利申請文件撰寫過程中，在清楚描述技術(shù)方案的同時，要始終關(guān)注技術(shù)效果與相關(guān)法律條款之間的內(nèi)在聯(lián)系，既能夠通過技術(shù)效果的撰寫體現(xiàn)出技術(shù)方案創(chuàng)造性的高度，又能避免引發(fā)缺少必要技術(shù)特征和不支持的問題。

1. 清楚記載涉及發(fā)明點的基本技術(shù)效果

申請人可能會基于種種復(fù)雜因素考慮而不愿給出有關(guān)技術(shù)效果的過多記載，但撰寫時，至少應(yīng)當(dāng)給出涉及發(fā)明點的基本技術(shù)效果的描述，這既可以通過對反面缺陷的描述來體現(xiàn)，也可以通過正面功能、作用方式、效果等形式來體現(xiàn)。

2. 分層次撰寫技術(shù)方案所取得的技術(shù)效果

在進(jìn)行技術(shù)效果的架構(gòu)時，要始終注意技術(shù)效果的定位對必要技術(shù)特征問題和支持問題的潛在影響，重視技術(shù)效果與技術(shù)問題之間的相互印證性，體現(xiàn)技術(shù)效果的層次性，避免將技術(shù)效果過于籠統(tǒng)地寫在一起。既要從宏觀上寫明整體技術(shù)方案的技術(shù)效果，又要從微觀上寫明某技術(shù)特征的功能作用，體現(xiàn)該技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用；既要避免局部技術(shù)效果與整體技術(shù)效果相混同，也要避免基本技術(shù)效果與優(yōu)選技術(shù)效果相混同。

3. 注重技術(shù)效果與技術(shù)手段之間的關(guān)聯(lián)性，體現(xiàn)應(yīng)當(dāng)?shù)募夹g(shù)效果

對于技術(shù)效果的挖掘不能忽視技術(shù)效果與技術(shù)手段之間的關(guān)聯(lián)性，特別是技術(shù)效果與必要技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性，這種關(guān)聯(lián)性的建立能夠保證權(quán)利要求的架構(gòu)更為合理且更具層次性，也能夠為后續(xù)發(fā)明點的變動做好鋪墊。技術(shù)效果的挖掘不能以破壞技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性為代價，若過度拆分技術(shù)特征來分析技術(shù)效果，會破壞技術(shù)特征協(xié)同作用所帶來的技術(shù)效果，也會導(dǎo)致在侵權(quán)分析中更難被認(rèn)定技術(shù)特征的等同性。

4.貌似簡單的結(jié)構(gòu)或相似結(jié)構(gòu)，技術(shù)效果方面的撰寫更能體現(xiàn)其對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)

對于貌似簡單的結(jié)構(gòu)，需要考慮是否存在復(fù)雜的工作原理、是否存在要素省略、是否打破現(xiàn)有技術(shù)的常規(guī)思維等方面來構(gòu)建技術(shù)效果。對于相似結(jié)構(gòu)，可以嘗試從相似結(jié)構(gòu)在整體技術(shù)方案中作用的不同、或其與關(guān)聯(lián)技術(shù)特征的協(xié)同作用上來構(gòu)建技術(shù)效果，寫清該相似結(jié)構(gòu)在實際作用上與現(xiàn)有技術(shù)的不同。

5. 根據(jù)產(chǎn)品實際情況，斟酌是否需要將體現(xiàn)技術(shù)效果的限定寫入權(quán)利要求中

盡管審查指南中規(guī)定，對于產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明，但在實踐中，仍可以嘗試從功能和作用等方面對相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行限定，以突顯該技術(shù)特征在整個技術(shù)方案中所起的作用與現(xiàn)有技術(shù)的不同，從而有利于主張權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

6. 對于申請時認(rèn)為屬于“預(yù)料不到”的技術(shù)效果，不僅應(yīng)當(dāng)在申請文件中明確記載該預(yù)料不到的技術(shù)效果，而且應(yīng)當(dāng)在申請文件中給出體現(xiàn)該技術(shù)效果如何預(yù)料不到的素材

用以證明“預(yù)料不到”的依據(jù)比如為：能夠反映物質(zhì)新性能的出現(xiàn)且這種出現(xiàn)不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于某技術(shù)特征的固有屬性或已知性能便可預(yù)見的范疇的記載內(nèi)容；給出相關(guān)背景技術(shù)的介紹、本領(lǐng)域的普通知識或本領(lǐng)域的特點、實驗設(shè)計等來印證多種化合物聯(lián)用產(chǎn)生了超預(yù)期的協(xié)同增效作用；提供證明性能改進(jìn)的不可預(yù)見性的、基于同一比較基準(zhǔn)的對比試驗數(shù)據(jù)等。