作者：程秀娟 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 流程業(yè)務(wù)管理部

上期，筆者簡單介紹了美國專利期限調(diào)整（Patent Term Adjustment，簡稱PTA）的法律規(guī)定，今天，筆者將從作業(yè)實踐的角度，談?wù)勆暾堉行枰⒁獾沫h(huán)節(jié)，從而盡量避免操作不當而導致專利保護期限的減少。

一、申請過程中影響PTA因素

1、盡量減少延期

申請人在收到美國專利商標局（USPTO）下發(fā)的任何審查意見通知書之后，不論指定期限為何，最好在指定期限內(nèi)或者在官方發(fā)文日起三個月內(nèi)提交答復文本，如果請求延期答復，且延期后日期超過三個月的天數(shù)將從PTA中扣除。

需要注意的是，對于官方指定期限少于三個月的官方通知書，如縮限通知書（Restriction Requirement），如在官方指定的兩個月答復期限后，申請人請求延期一個月提交答復，即是在該官文發(fā)出日（即from the mailing date of the notice or action）后三個月內(nèi)提交答復的，將不影響PTA的計算。

2、慎重提交補充答復文本

申請人在收到審查意見之后，應(yīng)在官方指定的期限內(nèi)提交答復文本。雖然答復之后申請人仍可以提交補充答復文本，但是，除非審查員明確要求或欲補充的內(nèi)容非常重要，否則應(yīng)慎重提交補充答復文本。因為自第一次提交答復文本之日起至提交補充答復文本之日的天數(shù)將從調(diào)整期限中扣除。因此，申請人應(yīng)盡可能的一次性準備好答復意見，避免補充答復文件的提交。

3、答復審查意見時信息公開聲明（Information Disclosure Statement, 即IDS）的提交

IDS文件的提交是美國申請整個申請過程中申請人及其他相關(guān)當事人必須履行的義務(wù)，答復審查意見之后提交的IDS文件，將視為補充答復文本（見上述第2點），將影響專利期限的調(diào)整。因此，如答復審查意見時有需要提交的IDS文件，應(yīng)盡量在答復審查意見時同時提交。當然，如之前所述，如果在補交IDS時，同時聲明是在收到相關(guān)審查意見30日內(nèi)提交的IDS文件，這樣則不會影響專利期限調(diào)整。

舉例說明：

由此可見，上述兩個IDS的提交時間點，雖然均在USPTO對于IDS文件規(guī)定的三個月內(nèi)提交，無需費用發(fā)生，但是在PTA計算時，對專利期限調(diào)整的計算是有差異的。因此，在收到審查意見通知書后，申請人提交答復文本時，務(wù)必核查與美國申請相關(guān)的其他申請案件的IDS文件，盡量同時提交，或在收到相關(guān)對比文件之日起30日內(nèi)提交，以避免影響期限調(diào)整的計算。

二、申請授權(quán)后影響PTA的因素

1、盡量不再提交文件

授權(quán)后的補正文件或附圖、補充聲明等文件均被視為阻礙發(fā)證程序的因素，均影響期限調(diào)整的計算。因此，此類補正程序應(yīng)盡量在授權(quán)之前完成。

2、對PTA決定有異議的處理方式

按照修改之后（自2013年1月14日起生效）的美國專利法（35 U.S.C.）中關(guān)于專利期限的相關(guān)規(guī)定，如果專利權(quán)人對USPTO的PTA計算結(jié)果存在質(zhì)疑，可在該專利授權(quán)之日起2個月內(nèi)，書面提出行政復議請求，要求USPTO重新考慮其關(guān)于PTA的決定。如果此類行政復議不成功，則專利權(quán)人必須于頒發(fā)專利后的180天內(nèi)提出民事訴訟。對于授權(quán)日期超過180天的專利，USPTO拒絕再對PTA進行修改。

三、母案、分案及適用期末放棄（Terminal Disclaimer）原則的案件專利期限調(diào)整

1、母案獲得專利期限調(diào)整后，分案將不再重復獲得期限調(diào)整

示例： 可參見判列之一Mohsenzadeh訴Lee一案

該案中，母案7,742,984因?qū)彶閱T延遲1476天發(fā)出縮限通知書，最終獲得2104天的期限調(diào)整。該案有兩件分案，申請?zhí)柗謩e為8,352,362（申請日2010.1.8，授權(quán)日2013.1.8）及8,401,963（申請日2010.1.8，授權(quán)日2013.3.19），兩件分案未獲得期限調(diào)整。這就形成了分案比母案提交得晚，有效期卻比母案短的情況。

2、在任何適用期末放棄（terminal disclaimer）原則的案件中，均不再適用期限調(diào)整

期末放棄原則，我們之前介紹過，即在美國專利申請中，為防止申請人就同一主題的申請不斷地通過繼續(xù)申請而延長保護期限，專利權(quán)人在遇到專利權(quán)人自己的在先技術(shù)（可能是已授權(quán)的專利、或是已公開的專利說明書）與在后申請的說明書有沖突，但為了保護在后申請的范圍，愿意放棄與在先專利交疊的部分期限。這種情況下，申請人可以通過提交期末放棄聲明獲得新的專利，但專利截止期限同于在先專利。

以上內(nèi)容是筆者結(jié)合實際判例及隆天數(shù)十年的美國申請實務(wù)經(jīng)驗總結(jié)出的關(guān)于PTA的實踐經(jīng)驗，僅供大家參考。由于PTA規(guī)定復雜，且美國是判例法，該規(guī)定仍在不斷完善和修正過程之中。請大家在實際作業(yè)中，參照當時的USPTO的相關(guān)法律規(guī)定，以免造成不必要的損失。