作者：戴彬  專利代理人 隆天知識產權代理有限公司  日韓生化部

《專利法》第26條第4款規(guī)定“發(fā)明或者實用新型申請文件的權利要求書應當以說明書為依據”，《專利法》第33條規(guī)定“對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”。這兩個法條均體現(xiàn)了“權利要求”與“說明書記載內容”之間的關系，因此在實務中比較容易混淆。筆者嘗試結合一件最高院的行政判決對二者的區(qū)別進行探討。

最高院于2013年12月27日作出了關于株式會社島野與專利復審委及寧波賽冠車業(yè)有限公司的發(fā)明專利無效行政訴訟的第（2013）行提字第21號判決（以下稱為“本案”）。本案的爭議焦點在于專利權人在分案申請中將原申請文件中的“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”、“模壓”修改為“壓制”的修改是否符合《專利法》第33條的規(guī)定。在株式會社島野向最高院申請再審時，關于“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”的修改符合《專利法》第33條的理由主要陳述為以下。

“分案申請的權利要求是從形狀角度限定第二連接結構的形狀為一大致圓形孔，原申請的附圖中已清晰顯示第一和第二連接結構為大致圓形孔，說明書中也已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結構代替，即其并不僅限于螺栓孔。螺栓孔是指“用于螺栓穿過的孔”，而不是“帶有螺紋的孔”，在本專利中，“圓形孔”和“圓形螺栓孔”在結構和功能上沒有任何差異。因此，關于“圓形孔”的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定?！?/span>

筆者認為，上述關于“說明書中已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結構代替，…，“圓形孔”和“圓形螺栓孔”在結構和功能上沒有任何差異”的爭辯理由能夠作為“權利要求書應當以說明書為依據”（《專利法》第26條第4款）的答辯理由，而不能作為“修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”（《專利法》第33條）的答辯理由。

《專利法》第26條第4款的立法宗旨是“公開換保護”。在實務中，如果本領域技術人員能夠合理預測說明書給出的實施方案的所有等同替代方式都具有相同的性能或用途，則應當允許權利要求的保護范圍概括至覆蓋所有等同替代方式。具體到本案，筆者認為，如株式會社島野所陳述的，“說明書中也已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結構代替”，因此本領域技術人員能夠預期“圓形螺栓孔”的所有具有“圓形”這一特征的替代方案都具有相同的功能，從而應當允許將所述連接結構概括為“圓形孔”。

然而，《專利法》第33條的立法宗旨是“保證先申請原則”，將專利申請人的修改權限制在申請日公開的技術信息范圍內，從而對發(fā)明創(chuàng)造的全部信息進行固定，以保護社會公眾對原專利申請文件的信賴利益。在本案中，對本領域普通技術人員而言，“圓形孔”與“圓的螺栓孔”具有不同的技術含義，即修改后的內容并不屬于從原申請文本記載的范圍內能夠確定的內容，因此該修改不符合《專利法》第33條的規(guī)定。

由以上分析可以看出，《專利法》第26條第4款與《專利法》第33條的立法宗旨不同，判斷標準也不同，專利代理人員在實務中應注意對其進行區(qū)分。