作者：程秀娟 隆天知識產權代理有限公司 流程業(yè)務管理部
說起各國發(fā)明專利的保護期限，除少數(shù)國家外，大部分國家最長為申請日起20年。而且，眾所周知，專利的保護期對于專利權人，尤其是對利潤日以百萬計的醫(yī)藥類企業(yè)來說，每延長或縮短一天，都有著至關重要的意義。今日，筆者就為大家介紹頗具特色的美國專利期限調整（Patent Term Adjustment, 以下簡稱PTA）之規(guī)定，PTA的合理利用將為權利人爭取更大程度的權益。
何為PTA
1999年，美國專利商標局（USPTO）為避免不當延遲而縮短專利有效期限，美國國會在美國發(fā)明人保護法（AIPA）中對專利期限調整做了相應規(guī)定。如有必要對專利期限調整的案件，USPTO在頒發(fā)專利證書時，同時會發(fā)出專利期限調整的決定。從PTA機制實行至今，歷經多次判例，USPTO對此規(guī)定已多次更新并趨于合理。
由于此規(guī)定內容多且細，我們將分兩期向大家介紹。今天，筆者將簡單介紹一下現(xiàn)有的PTA機制，后續(xù)還會談談PTA涉及到的相關作業(yè)實踐。
PTA如何計算
PTA的計算包括兩部分，第一部分是37 CFR（美國專利法實施細則）1.703 規(guī)定的由USPTO審查延遲導致的專利期限調整 （Period of adjustment of patent term due to examination delay）；第二部分是37 CFR 1.704 規(guī)定的由申請人延遲導致的專利期限減少（Reduction of period of adjustment of patent term）。簡而言之，專利期限調整的天數(shù)等于第一部分的天數(shù)減去第二部分的天數(shù)。其具體規(guī)定如下：
1、因USPTO審查延遲導致的專利期限調整（37 CFR 1.703），主要包括以下情形：
（1）審查員應在申請日起14個月內向申請人發(fā)出審查結果，包括縮限通知書（Restriction Requirement）、非最終審查意見通知書（Non-Final Rejection），授權通知書（Notice of Allowance）等，其超出14個月的天數(shù)為審查員造成的延遲，此點僅適用于2013年1月14日之后授權的案件；以及審查員應該在申請人針對審查意見通知書（包括非最終審查意見通知書Non-Final Rejection、最終審查意見通知書Final Rejection等）遞交了答辨意見、或提出上訴（復審）請求、或專利審判和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board ）或某聯(lián)邦法庭（Federal Court）對上訴做出最終決定，甚或申請人繳納授權費等之日起4個月內發(fā)出下一個審查結論，如在此期限內未向申請人發(fā)出下一次審查結論的超出4個月的天數(shù)為USPTO審查造成的延遲。這也是通常所說的A類延遲（A delay）；
（2）從申請日起直至專利授權公告日（issue date），超出3年的天數(shù)，為USPTO審查造成的延遲。也就是通常所說的B類延遲（B delay）。此類延遲中，如果3年內發(fā)生以下幾種情形時的天數(shù)，不應包括在內：
a)申請人提交繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination，簡稱RCE）之日至授權通知書發(fā)文日的天數(shù)；
b)因抵觸程序（interference proceeding）或溯源訴訟程序（derivation proceeding）造成的延遲；
c)因某項發(fā)明保密和專利扣發(fā)（Secrecy of certain inventions and withholding of patent）造成的延遲；
d)因上訴（appeal）至專利審判和上訴委員會造成的延遲，此點僅適用于2012年9月17日之后授權的案件。
請注意：因抵觸程序或溯源訴訟程序、保密和扣發(fā)、或2012年9月17日之后授權的案件中因上訴至專利審判和上訴委員會造成的延遲，不包括此程序過程中各種情況重疊的時間（to the extent that the periods are not overlapping）。
（3）此調整從專利到期日開始計算，計算時不包含上述期間的重疊部分，證書的郵寄或傳送時間不考慮在內。
（4）凡適用期末放棄（terminal disclaimer）原則的案件均不適用此專利期限調整。
2、因申請人延遲導致的專利期限減少(37 CFR 1.704 )
（1）由于申請人的原因，包括未能及時跟進官方的處理或審查的進程度，導致官方延遲做出審查結論的這部分天數(shù)應從根據(jù)前述規(guī)定37 CFR 1.703中涉及的專利調整期間內扣除。
（2）申請人未在三個月內答復專利局發(fā)出任何審查意見通知（包括rejection、objection、argument），超出官方期限的天數(shù)應從前述規(guī)定37 CFR 1.703中涉及的調整期間內扣除。
（3）因申請人原因，未積極推進申請而造成的申請進度（包括處理或審查）的延遲，包括：提出中止請求、延遲授權請求、放棄申請或延遲繳納授權費、放棄通知兩個月內未提出恢復請求、未及時提交臨時申請轉非臨時申請請求、審查員發(fā)出審查意見或授權通知書之日前一個月內提交初步修改或其他修改文件，導致審查員需要發(fā)出補充審查意見或補充授權通知書的、因疏忽導致答復審查意見文本有遺漏、答復文本提交后又未經審查員要求主動提交補充答復文件或其他文件、在收到專利審判和上訴委員會或聯(lián)邦法院相關決定之后，審查員發(fā)出審查意見或授權通知書之日前一個月內提交修改或其他文件，導致審查員需要發(fā)出補充審查意見或補充授權通知書的、授權通知發(fā)出后再提交修改（提交RCE請求除外）、未及時提交上訴簡述（appeal brief）、授權通知書發(fā)出后提交RCE請求、申請日后八個月內申請仍未處于待審查狀態(tài)（in condition for examination）等等，根據(jù)其具體情況，應從根據(jù)前述規(guī)定37 CFR 1.703中涉及的調整期間內扣除。
（4）提交IDS或因提交IDS而提交RCE請求將不視為上述所說的未積極推進申請而造成的申請進度（包括處理或審查）的延遲，然而需要注意的是，該IDS所含對比文件為首次引用，且申請人、發(fā)明人、代理人等與申請有實質聯(lián)系的其他人收到相關案通知的時間不得早于提交IDS前的三十天，即，如果該IDS在收到之日起超過三十天提交，相應日期會從前述規(guī)定37 CFR 1.703中涉及的調整期間內扣除。
（5）對期限調整減少的恢復請求（request for reinstatement of reduces PTA）將不視為上述所說的未積極推進申請而造成的申請進度（包括處理或審查）的延遲。
（6）在專利局發(fā)出任何審查意見通知書或授權通知書之前（以先到之日為準），更正說明書、附圖、序列表等均影響PTA的計算。
以上是對PTA相關法條規(guī)定的大致介紹，下期筆者將對申請過程涉及到PTA調整的相關作業(yè)注意事項做一簡單的介紹。由于PTA規(guī)定復雜，且美國是判例法，該規(guī)定仍在不斷完善和修正過程之中。為此，提示大家，在具體作業(yè)時，請參照當時USPTO更新的相關法律法規(guī)，避免使當事人造成不必要的損失。
參考文獻：
（1）35 U.S.C. 154 & 156；
（2）37 CFR 1.703 & 1.704；