作者：李默 專利工程師

有的申請(qǐng)人在主張?jiān)谙壬暾?qǐng)的優(yōu)先權(quán)來(lái)提出PCT申請(qǐng)時(shí)，想要對(duì)PCT申請(qǐng)文件的權(quán)利要求和/或說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改，但是如果進(jìn)行了超出在先申請(qǐng)的記載范圍的修改，在進(jìn)入日本國(guó)家階段的審查階段或者授權(quán)登記后會(huì)產(chǎn)生如下文所述的不利影響。

對(duì)于在后申請(qǐng)（即，視為日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的PCT申請(qǐng)）的權(quán)利要求的發(fā)明中的、超出在先申請(qǐng)（在首次申請(qǐng)國(guó)的申請(qǐng)）的申請(qǐng)文件的整體所記載的范圍的部分，不認(rèn)可其根據(jù)巴黎條約第4條主張的優(yōu)先權(quán)的效力。所以，針對(duì)這樣的權(quán)利要求的技術(shù)方案，不以在先申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）而是以在后申請(qǐng)日（PCT申請(qǐng)日）為基準(zhǔn)來(lái)判斷新穎性以及創(chuàng)造性等專利授權(quán)要求。

因此，在進(jìn)入日本國(guó)家階段的審查階段中，若存在于在先申請(qǐng)日與在后申請(qǐng)日之間公開(kāi)或者申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，則由于存在該現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，而導(dǎo)致可能產(chǎn)生根據(jù)新穎性、創(chuàng)造性或者擴(kuò)大在先申請(qǐng)（相當(dāng)于中國(guó)專利法22條第2款后半部分的抵觸申請(qǐng)）的駁回理由。

同樣地，在授權(quán)登記后，由于存在于在先申請(qǐng)日與在后申請(qǐng)日之間公開(kāi)或者申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，導(dǎo)致可能產(chǎn)生根據(jù)新穎性、創(chuàng)造性或者擴(kuò)大在先申請(qǐng)（相當(dāng)于中國(guó)專利法22條第2款后半部分的抵觸申請(qǐng)）的無(wú)效理由。

此外，巴黎條約第4條的F款認(rèn)可所謂的部分優(yōu)先權(quán)（partial priority）的效力。因此，不會(huì)僅由于在后的日本申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)以及附圖包含未記載于在先的首次申請(qǐng)國(guó)的申請(qǐng)文件中的內(nèi)容，而導(dǎo)致在后的日本申請(qǐng)產(chǎn)生與記載要求（支持要求或者追加新內(nèi)容）有關(guān)的駁回理由或者無(wú)效理由。

關(guān)于是否認(rèn)可上述的優(yōu)先權(quán)主張的效力的判斷，有一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)特別注意：

即使在后申請(qǐng)（視為日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的PCT申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請(qǐng)（首次申請(qǐng)國(guó)的申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述相同，假如向在后申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中追加了新的實(shí)施方式，有時(shí)也會(huì)導(dǎo)致在后申請(qǐng)的該權(quán)利要求的技術(shù)方案包含了超出在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件整體所記載的內(nèi)容的部分。在這種情況下，即使在后申請(qǐng)（視為日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的PCT申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請(qǐng)（第一國(guó)申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述相同，對(duì)于該在后申請(qǐng)的權(quán)利要求的技術(shù)方案中的、超出在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件整體所記載的內(nèi)容的部分，也不認(rèn)可其根據(jù)巴黎條約主張的優(yōu)先權(quán)的效力。

如果這樣做，即使在后申請(qǐng)（視為日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的PCT申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述與在先申請(qǐng)（首次申請(qǐng)國(guó)的申請(qǐng)）的權(quán)利要求的文字表述相同，但是判斷該權(quán)利要求的發(fā)明的專利性時(shí)，也不是以在先申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）而是以后的PCT申請(qǐng)日為基準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行判斷。

舉一個(gè)例子，在在先申請(qǐng)的權(quán)利要求中記載了上位的技術(shù)方案（genus）A，在先申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中記載了下位的實(shí)施方式（species）a1的情況下，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中記載有與在先申請(qǐng)相同的上位的技術(shù)方案（genus）A，而在后申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中不僅記載有下位的實(shí)施方式（species）a1，而且還記載有新的下位的實(shí)施方式（species）a2。此處，上位的技術(shù)方案（genus）A共同包含下位的實(shí)施方式a1以及a2。

在這個(gè)例子的情況下，由于向在后申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中追加了下位的實(shí)施方式（species）a2，而導(dǎo)致對(duì)于在后申請(qǐng)的權(quán)利要求的上位的技術(shù)方案（genus）A中的、相當(dāng)于下位的實(shí)施方式（species）a2的部分，不認(rèn)可主張的優(yōu)先權(quán)的效力。隨之產(chǎn)生的結(jié)果是，針對(duì)記載了上位的技術(shù)方案（genus）A的在后申請(qǐng)的該權(quán)利要求，判斷專利性的基準(zhǔn)日不是在先申請(qǐng)日（優(yōu)先權(quán)日）而是變成在后申請(qǐng)日（PCT申請(qǐng)日）。

為了避免這種問(wèn)題，可以采用如下的修改方法：例如，將與在日本國(guó)內(nèi)階段追加的實(shí)施方式（species）a2有關(guān)的技術(shù)方案提出分案申請(qǐng)，并從母案的說(shuō)明書(shū)中刪除追加的實(shí)施方式（species）a2的記載內(nèi)容。通過(guò)這樣，母案的權(quán)利要求中所記載的上位的技術(shù)方案（genus）A根據(jù)巴黎條約主張的優(yōu)先權(quán)的效力就可以得到認(rèn)可。