作者：章侃銥 專利代理人
作為2014年美國最高法院作出的最重要判決之一，Alice Corp. v. CLS Bank International一案的影響延續(xù)至今。在Alice一案中，最高法院就如何確定一項專利的保護客體是否適格給出了有法律意義的判斷標(biāo)準(zhǔn)和步驟。應(yīng)用該案的標(biāo)準(zhǔn)，有越來越多涉及商業(yè)方法的軟件專利被各級法院以不符合美國專利法第101條為由無效，甚至連同所有計算機軟件類的專利授權(quán)和實施前景都十分不明朗。由于美國司法制度的設(shè)計，Alice一案的判決同時適用于美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審查過程。由此一來， 給我們代理人帶來的后果就是，近年收到的美國審查意見中關(guān)于101條的保護客體問題越來越普遍。本文中，筆者試圖結(jié)合自己的實務(wù)經(jīng)驗就如何答復(fù)涉及保護客體問題的審查意見給出一些參考意見。
在準(zhǔn)備有針對性的答復(fù)之前，有必要先簡單了解一下關(guān)于101條的審查意見是如何產(chǎn)生的。根據(jù)USTPO公布的《2014年有關(guān)保護客體適格性的臨時指南》（以下簡稱臨時指南），審查員針對一項方法或產(chǎn)品權(quán)利要求進行的保護客體適格性測試可概括成下圖1中的步驟。
圖1：方法或產(chǎn)品權(quán)利要求的保護客體適格性測試步驟（譯自USPTO）
同時，上述臨時指南中還明確規(guī)定：i) 在評價一個權(quán)利要求的專利性之前，要按最寬泛的合理解釋來理解權(quán)利要求，并且在評價專利性時要將權(quán)利要求視為一個整體；ii) 基于高效審查的要求，在判斷保護客體適格性的同時，要結(jié)合其他所有專利性要求（例如新穎性和創(chuàng)造性等）對全部權(quán)利要求進行充分審查。
得利于USPTO在臨時指南中公布的詳細審查標(biāo)準(zhǔn)和判斷步驟、甚至包括示例，這些材料同時給我們代理人答復(fù)有關(guān)保護客體的審查意見也給出了可以參考的方向。
1.爭辯權(quán)利要求方案不屬于抽象思維
由于上述臨時指南給出的概括圖1的步驟1是針對那些保護主題明顯不符合授權(quán)客體的權(quán)利要求，因此一般而言，針對101條審查意見的答復(fù)可以直接從步驟2A開始。以審查員針對方法權(quán)項的常見起始語句：“該/所有權(quán)利要求僅涉及一種在通用計算機上執(zhí)行的算法/數(shù)學(xué)關(guān)系/公式…，其可由人的思維活動來進行處理…屬于不予專利保護的抽象思維” 為例，可考慮從以下方面展開答復(fù)。
首先，根據(jù)權(quán)利要求的實際記載情況，可以爭辯當(dāng)前權(quán)利要求中并沒有記載臨時指南中針對抽象思維列舉的一些反面示例，例如“基本經(jīng)濟活動、組織人為活動的特定方法、思維本身…以及數(shù)學(xué)關(guān)系/公式”等等。同時，結(jié)合臨時指南中對于審查員的要求，在適用的情況下可以在答復(fù)中指出審查員僅僅是簡單的斷言權(quán)項涉及抽象思維，而沒有進行詳細的理由說明；或者僅僅是概括性地否定了所有權(quán)利要求，而沒有針對每個權(quán)利要求進行詳細的理由說明。
進一步，不屬于抽象思維的具體理由還可以包括當(dāng)前權(quán)利要求并沒有造成壟斷或獨占任何思維活動的威脅，這一理由的陳述通?？梢耘c權(quán)利要求的應(yīng)用場景相結(jié)合。以請求保護一種基于特定參數(shù)計算結(jié)果從多個電子地圖中選擇一個最佳匹配電子地圖的權(quán)利要求為例，即使認為審查員關(guān)于其中計算部分屬于抽象思維的斷言是正確的（答復(fù)中要注明申請人對此并不承認），但這部分計算還可以被使用在不涉及電子地圖的應(yīng)用當(dāng)中；況且，即使是在電子地圖的特定應(yīng)用中，這部分計算也可以在不實施當(dāng)前權(quán)利要求其他步驟的情況下加以實施。換言之，當(dāng)前的權(quán)利要求所請求保護的范圍是在同時限定了其他步驟的電子地圖應(yīng)用中使用這部分計算過程，而并沒有造成在其他應(yīng)用范圍內(nèi)壟斷或獨占使用的威脅。因此，當(dāng)前權(quán)利要求不屬于對抽象思維的保護。
2. 權(quán)利要求的貢獻顯著大于抽象思維
臨時指南中對于確定一項權(quán)利要求除抽象思維之外的其他特征貢獻是否顯著大于抽象思維本身給出了一些示例性的考慮因素。其中，符合“顯著大于”標(biāo)準(zhǔn)的示例包括：i) 對某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善；ii) 增加的具體限定不屬于該領(lǐng)域的公知、慣用或傳統(tǒng)手段；iii) 增加的非傳統(tǒng)步驟將該權(quán)利要求限定到一個特定的實際應(yīng)用當(dāng)中。相應(yīng)地，在答復(fù)中便可以結(jié)合權(quán)利要求的情況使用上述示例中的一個或多個因素作為具體理由。
例如，以“對某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善”開始，答復(fù)中可以簡略地提及當(dāng)前權(quán)利要求對某一特定的技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域存在改善。要注意的是，這里提到的“改善”難免讓我們聯(lián)想到在答復(fù)中國審查意見中廣泛使用的“有益效果”，但眾所周知，為了避免在審查階段的陳述對后續(xù)專利的實施階段產(chǎn)生不利的限制影響，我們在答復(fù)美國審查意見時對于具體效果的理由陳述要非常謹慎。因此，這里陳述存在改善的重點應(yīng)在于指出當(dāng)前權(quán)利要求所限定的技術(shù)領(lǐng)域，而非詳細闡述其所能達到的有益效果。
對于上述提及的第iii)項示例因素，其與本文第1部分提到的有關(guān)應(yīng)用場景的陳述存在一定關(guān)聯(lián)。如果在第1部分中陳述了應(yīng)用場景的有關(guān)理由，這里則可以結(jié)合當(dāng)前權(quán)利要求記載的具體特征展開詳細陳述。仍以前述涉及電子地圖的權(quán)利要求為例，在此處的陳述中可以將除計算部分之外的其他技術(shù)特征例如“接收用戶輸入…啟動電子地圖”、“獲取篩選信息…”、“確定與篩選信息匹配的電子地圖…”等等一一列舉出來，從而向?qū)彶閱T表明當(dāng)前權(quán)利要求已被限定至一個非常具體的實際應(yīng)用當(dāng)中。
之所以將第ii)項示例因素后置，是因為從字面意思即可看出，這部分的理由與通常放在意見陳述最后的創(chuàng)造性陳述理由相關(guān)。根據(jù)上述臨時指南中的規(guī)定，審查員在指出權(quán)利要求存在保護客體問題的同時，很有可能也對權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性做出了負面評價。因此，相應(yīng)地，在此處答復(fù)中也可以直接援引陳述書后文有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的陳述理由。實際上可以理解為，如果能夠通過修改或陳述理由克服審查員所指的創(chuàng)造性問題，此處涉及101條的客體問題也自然迎刃而解。
本文在以上介紹的基于臨時指南所形成的答復(fù)思路顯然不能普適于所有涉及保護客體問題的權(quán)利要求，但根據(jù)實際案件處理中USPTO的后續(xù)反饋結(jié)果來看，對于那些確實不屬于單純思維活動的計算機軟件類專利相信存在一定的參考作用。
最后，筆者還想說的是，在收到101條的美國審查意見時，大可不必像在收到中國審查意見時看到專利法第2條、第25條的問題那樣風(fēng)聲鶴唳。我們一邊應(yīng)當(dāng)小心準(zhǔn)備答復(fù)以達到戰(zhàn)術(shù)上的重視，一邊也可以從戰(zhàn)略上施以藐視。據(jù)來自大洋彼岸的小道消息，如果一段時期內(nèi)涉及101條的審查意見特別集中，并不一定是因為這些專利申請都同時存在不能克服的客體問題，而也可能是因為USPTO又下發(fā)了相關(guān)的更新文件，那些主管審查員正在要求組里的審查員們突擊學(xué)習(xí)如何相應(yīng)調(diào)整審查意見的行文，拿我們客戶的專利申請練手呢。另一個不好的消息，USPTO剛于2016年5月份更新了關(guān)于保護客體適格性的審查指南。所以，苦逼的代理人們，你，準(zhǔn)備好了嗎？