作者：陳曦 專利代理人

在申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，分案申請(qǐng)是重要的環(huán)節(jié)之一，各國分案申請(qǐng)制度其立法宗旨相似。但是，在實(shí)質(zhì)性及形式性要件上均有所差異，尤其在可提分案申請(qǐng)的時(shí)間要求上相差較大。筆者主要從如下幾方面來介紹日本分案申請(qǐng)制度。

一、分案申請(qǐng)人

在日本專利法中，對(duì)于分案申請(qǐng)人的相關(guān)規(guī)定與中國類似。根據(jù)日本專利法規(guī)定，分案申請(qǐng)人必須與原申請(qǐng)的申請(qǐng)人保持一致。另外，在原申請(qǐng)為多人共同申請(qǐng)的情況下，為了保護(hù)全體申請(qǐng)人的權(quán)益，分案申請(qǐng)須由原申請(qǐng)的全體申請(qǐng)人共同提出。有些情況下，原申請(qǐng)中公開的多個(gè)發(fā)明是由不同的發(fā)明人完成的，所以并不要求分案申請(qǐng)的發(fā)明人必須與原申請(qǐng)的發(fā)明人一致，而可以是其中的一部分成員。

二、可提出分案申請(qǐng)的時(shí)期

根據(jù)中國專利法的規(guī)定，能夠提出分案申請(qǐng)的時(shí)期相對(duì)比較寬松，如只要原申請(qǐng)還存續(xù)在中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就可提出分案申請(qǐng)，或者在收到原申請(qǐng)授予專利權(quán)通知書之日起2個(gè)月內(nèi)也可提出分案申請(qǐng)。原申請(qǐng)?jiān)谑盏今g回決定之日起3個(gè)月內(nèi)，不論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可提出分案申請(qǐng)。在提出復(fù)審請(qǐng)求之后以及對(duì)復(fù)審決定不服提起訴訟期間，也可以提出分案申請(qǐng)。

相比之下，日本對(duì)于分案申請(qǐng)?zhí)岢銎谙薜囊蟾鼮閲?yán)格。經(jīng)過改法后，分案申請(qǐng)的期限雖然得以緩和，但申請(qǐng)人只可以在以下三種時(shí)期提出分案申請(qǐng)。

（1）可補(bǔ)正時(shí)期；

在對(duì)說明書、權(quán)利要求范圍、說明書附圖可進(jìn)行補(bǔ)正的時(shí)期包括：申請(qǐng)日起至最初及最后審查意見通知書的應(yīng)答期限（60天）內(nèi)的任何時(shí)間內(nèi)；在提出復(fù)審請(qǐng)求的同時(shí)；針對(duì)復(fù)審請(qǐng)求審理中發(fā)出的審查意見通知書進(jìn)行答復(fù)時(shí)。

（2）自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)；

（3）自最初的駁回決定送達(dá)之日起3個(gè)月內(nèi)；

關(guān)于上述第（2）種時(shí)期，即自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)可提出分案的時(shí)期，需要注意以下幾點(diǎn)：

?自授權(quán)通知后，如已經(jīng)交納了授權(quán)辦登的費(fèi)用，則即使還沒有超過30天，也不能提出分案申請(qǐng)，因此，需要在交納授權(quán)辦登費(fèi)用之前，提出分案申請(qǐng)。

?如果交納授權(quán)辦登費(fèi)用的期限已經(jīng)延長，則提出分案申請(qǐng)的期限也相應(yīng)延長。

?此處所說授權(quán)通知不包括在前置審查中授權(quán)的情況，也不包括經(jīng)復(fù)審程序授權(quán)的情況。這一點(diǎn)不同于中國，因此，在收到駁回決定后，最好在提出復(fù)審的同時(shí)，提出分案申請(qǐng)。

關(guān)于上述第（3）種時(shí)期，即最初的駁回決定送達(dá)之日起3個(gè)月內(nèi)可提出分案的時(shí)期，說明以下幾點(diǎn)：

改法前只有在提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)才能提出分案申請(qǐng)，因此，實(shí)務(wù)中出現(xiàn)了為了分案而不得不提出復(fù)審請(qǐng)求的情況。而經(jīng)過改法后，不論是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可提出分案申請(qǐng)，無疑給申請(qǐng)人帶來了福音。

三、分案申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)性要件

根據(jù)中國專利法的要求，分案申請(qǐng)的內(nèi)容不得超過母案申請(qǐng)記載的范圍，而且，母案與分案申請(qǐng)的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)分別保護(hù)不同的發(fā)明。

在日本實(shí)務(wù)中，根據(jù)分案申請(qǐng)的提出時(shí)間的不同，其所要滿足的實(shí)質(zhì)性條件也有所不同。

在上述第（1）種可提出分案的時(shí)期，即可補(bǔ)正時(shí)期提出的分案申請(qǐng)，需要滿足如下兩個(gè)要件：

（1）不應(yīng)當(dāng)將分案前的原申請(qǐng)說明書、權(quán)利要求書或附圖中所記載的發(fā)明的全部作為分案申請(qǐng)中的發(fā)明，這違背了分案申請(qǐng)的宗旨。

（2）分案申請(qǐng)的說明書、權(quán)利要求書或附圖中不應(yīng)當(dāng)包括未記載在原申請(qǐng)的原始說明書、權(quán)利要求書或附圖范圍內(nèi)的事項(xiàng)。

關(guān)于第一要件實(shí)務(wù)中很容易規(guī)避，關(guān)于第二要件，判斷有沒有記載在原申請(qǐng)說明書、權(quán)利要求書及附圖的判斷標(biāo)準(zhǔn)相同于補(bǔ)正是否超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

而對(duì)于第（2）種以及第（3）種分案時(shí)期，即自授權(quán)通知之日起30天內(nèi)或自最初的駁回決定送達(dá)之日起3個(gè)月內(nèi)（不包括提出復(fù)審的同時(shí)提出分案申請(qǐng)的情形）提出的分案申請(qǐng)，除了上述第一要件和第二要件以外，還需要滿足下述第三要件。

（3）分案申請(qǐng)的說明書等中所記載的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)記載在分案申請(qǐng)當(dāng)前的原申請(qǐng)說明書等。

也就是說，在第（2）種以及第（3）種分案時(shí)期，分案申請(qǐng)中記載的內(nèi)容雖然已記載在原申請(qǐng)的原始申請(qǐng)文本中，但沒有記載在分案申請(qǐng)當(dāng)前的原申請(qǐng)的申請(qǐng)文件中時(shí)，不得對(duì)這些內(nèi)容提出分案申請(qǐng)。

如果是在第（1）種分案時(shí)期，在原申請(qǐng)的審查過程中刪除了一部分內(nèi)容，導(dǎo)致分案申請(qǐng)當(dāng)前的原申請(qǐng)中缺少了該部分內(nèi)容，則即使分案申請(qǐng)的說明書等中包括了該部分內(nèi)容，只要在原申請(qǐng)的原始申請(qǐng)文本中有相應(yīng)記載，就可通過修改的方式來補(bǔ)救，并在這種修改的基礎(chǔ)上進(jìn)行分案申請(qǐng)。

因此，在進(jìn)行從原申請(qǐng)的說明書中刪除某些內(nèi)容的修改時(shí)，必須十分謹(jǐn)慎，也不可盲目地按照審查員的要求來刪除原說明書中的內(nèi)容。

四、分案申請(qǐng)的分案申請(qǐng)

在中國，對(duì)于已提出過分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，再次提出分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)審核。

相對(duì)于此，在日本，即使母案已被授予專利權(quán)，只要其分案申請(qǐng)尚在日本專利局未審結(jié)，則無論母案申請(qǐng)?zhí)幱诤畏N狀態(tài)都可進(jìn)行再分案申請(qǐng)。

另外，基于分案申請(qǐng)?jiān)偬岢龇职干暾?qǐng)時(shí)，無論相對(duì)于母案還是分案申請(qǐng)都必須滿足上述實(shí)質(zhì)性要件。由于在后續(xù)的審查過程中申請(qǐng)人可能在分案申請(qǐng)的基礎(chǔ)上再次提出分案申請(qǐng)，因此，在分案申請(qǐng)中盲目刪減原申請(qǐng)說明書中記載的內(nèi)容都是不明智的行為，即使所刪除的內(nèi)容與分案申請(qǐng)中的發(fā)明無關(guān)。建議申請(qǐng)人在分案申請(qǐng)中最好是毫無遺漏地囊括原申請(qǐng)的說明書等中的所有內(nèi)容以及全部附圖等。