作者：趙根喜 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 資深專利代理人、律師

專利法第三十三條規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。專利法的該條規(guī)定，既賦予了申請人在申請文件提交之后對專利申請文件進行修改的權(quán)利，也對專利申請文件的修改作出了限制。專利申請文件的修改伴隨著專利申請的多個過程，不同的修改機會，會有不同的修改限制；且同一申請主題，在不同國家申請、分案、提交PCT等情況下，也會涉及到對申請文件的修改。

對于同一申請，如表1所示，在申請的不同階段，會有不同的修改限制，但至少要符合專利法三十三條的規(guī)定，不能修改超范圍。對于不符合專利法三十三條的修改，即使審查員沒有指出修改超范圍的問題，授權(quán)后也會留有被無效的隱患，影響專利的穩(wěn)定性。以下針對幾個主要的修改時機逐一闡述。

表1

1、主動修改

專利申請?zhí)峤缓?，第一個修改專利申請文件的機會是實施細則第51條第1、2款規(guī)定的主動修改，發(fā)明是在提出實質(zhì)審查時和收到進實審?fù)ㄖ掌鸬娜齻€月內(nèi)，實用新型和外觀則是自申請人起的兩個月內(nèi)，在實務(wù)中，發(fā)明多在提交時同時提實審，因此發(fā)明的主動修改時機主要在收到進實審?fù)ㄖ掌鸬娜齻€月內(nèi)。

主動修改時可以重新撰寫權(quán)利要求，增加獨立權(quán)利要求或從屬權(quán)利要求，可以修改說明書，但如果補充實施例，則通常會修改超范圍。這也說明，雖然申請文件在申請過程中可以修改，但畢竟修改會受到很多限制，雖然主動修改的限制在各種修改機會中算是相對較少，但畢竟不是重寫申請文件，因此一份高質(zhì)量的撰寫文件仍然是很必要的。

2、答復(fù)審查意見時的修改

答復(fù)審查意見時，包括初審的補正和通知書、實審的通知書等，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進行修改。并且，答復(fù)審查意見時對申請文件的修改，既不能超出原始申請文件記載的范圍，也不能擴大權(quán)利要求的保護范圍，例如在刪除技術(shù)特征時要慎重，以免不被審查員所接受。

在答復(fù)審查意見時，通常在于對比文件進行技術(shù)比對后，發(fā)現(xiàn)說明書記載的一些技術(shù)內(nèi)容未被對比文件公開，這時，會有一些疑惑，是否需要把說明書的所有內(nèi)容都寫進權(quán)利要求書中，如果概括，如果刪掉一些內(nèi)容，會不會被審查員認(rèn)為修改超范圍？在實務(wù)中，并不是說完全不允許概括，例如，92662號復(fù)審決定（發(fā)文日2015年07月14日）就指出完全可以對該部分內(nèi)容進行合理的概括而撰寫相關(guān)的權(quán)利要求，不必完全將說明書中記載的所有技術(shù)特征都寫入權(quán)利要求中，只要概括的內(nèi)容可以從說明書記載的技術(shù)方案中直接地、毫無疑義地確定即可。

另外，是否可以將上位概念替換為具體的下位概念？由于下位概念能破壞上位概念的新穎性，因此將上位概念修改為下位概念，會使修改后的申請文件相比原申請文件具有新穎性，因此，是不被接受的修改。

實務(wù)中，發(fā)明人在閱讀對比文件后，能找出與對比文件的諸多不同，但有時這些不同未必記載在原始申請文件中，這要求代理人在撰寫前要進行盡可能詳盡的檢索，在說明書中有針對性的記載，使得在修改申請文件時有的放矢。

3、復(fù)審時的修改

如果專利申請被駁回，在提出復(fù)審請求、答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣ò◤?fù)審請求口頭審理通知書）或者參加口頭審理時，可以對申請文件進行修改，權(quán)利要求和說明書等均可修改。但與答復(fù)審查意見不同的是，復(fù)審的修改還需符合實施細則第六十一條第一款的規(guī)定，也即復(fù)審請求人對申請文件的修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定及合議組指出的缺陷。

按照上述規(guī)定，擴大權(quán)利要求保護范圍、改變權(quán)利要求類型、增加權(quán)利要求等均通常不被接受。而對于針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權(quán)利要求或說明書進行修改，通常不被接受，除非是修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。因此，在駁回理由只是針對部分權(quán)利要求時，修改更應(yīng)慎重。

4、無效程序中的修改

在無效程序中，發(fā)明或者實用新型的修改僅限于權(quán)利要求書，且不能修改主題名稱，且一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，而外觀在無效程序中不能修改專利文件。權(quán)利要求的修改，也僅限于是權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。

對于實用新型專利，由于沒有實質(zhì)審查程序，因此，在沒有補正的情況下，原始權(quán)利要求就是授權(quán)權(quán)利要求。因此，某種意義上講，實用新型的撰寫難度要比發(fā)明更大，既要有一個合適的保護范圍，又要顧及將來可能的刪除合并修改方式的修改。

因此，實用新型撰寫時需要注意。例如，最佳的一個或幾個技術(shù)方案，即使不直接寫一個從屬權(quán)利要求，也需要能夠通過刪除和合并的方式而得到。對于發(fā)明，在實審階段進行修改時，也需要注意類似的問題。

5、消除缺陷的修改

也有一種情況，即使不在主動修改的期限內(nèi)，如果修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，則該修改文件也可以接受。答電話通知，主動補正等均屬于該情形。

從以上的各階段的修改可以看出，增加實施例，普遍為不被接受的修改。之所以增加實施例不被接受，是因為在原始申請文件沒有公開的情況下，增加實施例明顯超過了原始文件記載的范圍。而在什么情況下可以增加實施例呢？通常是在要求本國優(yōu)先權(quán)而在國內(nèi)提出在后申請、要求外國優(yōu)先權(quán)在國外提出申請等情況。對于要求優(yōu)先權(quán)的情形，要求優(yōu)先權(quán)的申請和被要求優(yōu)先權(quán)的申請不是一個申請，各自有各自的原始記載的內(nèi)容，只要要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的權(quán)利要求記載在先申請的專利申請的權(quán)利要求書或說明書中，即可要求到在先申請的優(yōu)先權(quán)。而在后申請中，可以增加實施例，只是關(guān)于這些實施例的權(quán)利要求，并不能要求到在先申請的優(yōu)先權(quán)。

另外，還有兩種情形的修改。這里提一下，一是分案，分案與母案雖然是兩個不同的申請，但由于分案的申請日是母案的申請日，因此，在分案時，并不能在申請文件中增加新的內(nèi)容。另外一個是PCT申請及其進入中國國家階段的申請，由于被視為同一申請的不同階段，因此，也要求對于進入中國國家階段的申請的修改不能超出PCT申請記載的范圍。

綜合以上修改的情形可知，雖然在提交申請后有多次修改申請文件的機會，但是，能做的修改畢竟有限，且修改不能超出原始記載的范圍。因此，在形成申請文件時，要在說明書中盡可能記載詳盡的技術(shù)方案，必要時在說明書中也要保留中間多層次的概括，以在與對比文件有實質(zhì)區(qū)別的前提下盡可能爭取更大的保護范圍。