作者： 王衛(wèi)忠 隆天知識產(chǎn)權代理有限公司 國內(nèi)部

目前，申請人在專利申請程序中往往不清楚是否應該提前公開發(fā)明專利，本文希望站在申請人角度上論述一下相關決策思路，以供專利申請人參考。

圖1.決策參考示意圖

首先，這里先了解一下“提前公開”的好處與壞處：

一、發(fā)明專利申請?zhí)崆肮_的好處

第一，可以縮短審批時間，早日獲得專利權。

根據(jù)專利法規(guī)定，一般只有在發(fā)明專利申請公布后，才能進入實審程序；一件發(fā)明專利從提交申請到授權，中間需要經(jīng)歷初步審查、公開和實質(zhì)審查3個階段。所謂提前公開，是指申請人依法要求提前公開其專利申請，并應提交提前公開聲明。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后，即可進入公布程序，一般自申請日起6～10個月即可公布。這相對于專利法規(guī)定的“自申請日起滿18個月，即行公布”可以縮短8至12個月等待進入實審的時間。

第二，可以獲得更長的臨時保護期，從而避免了可能的損失。

臨時保護只適用于公布后的發(fā)明專利申請。若第三人獲知發(fā)明專利涉及的產(chǎn)品信息后，將有可能實施該發(fā)明專利。如果，申請人的專利申請已經(jīng)處于公開狀態(tài)，則可以獲得臨時保護，一定程度上來避免侵害（臨時保護需要支付的費用遠低于侵權賠償），專利授權后便可以主張權利。

第三，可以避免競爭對手就相同或類似申請在國內(nèi)外獲得專利權。

因為科技發(fā)展迅速和取得信息的方便化，幾個申請人提出相同或類似申請的時間越來越短，而判定發(fā)明專利申請的授權條件的新穎性和創(chuàng)造性是與現(xiàn)有技術相比，現(xiàn)有技術是一個用來衡量發(fā)明創(chuàng)造是否具有新穎性和創(chuàng)造性的客觀參照物。

現(xiàn)有技術又稱已有技術、公知技術、在先技術和先行技術，專利法實施細則第三十條指出“已有的技術是指申請日(有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日)前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表，在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。”

為了避免對同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請授予專利權，在判斷新穎性時，除考慮現(xiàn)有技術外，還要考慮抵觸申請。所謂抵觸申請是相對于他人所遞交的在后申請而言的一種專利申請。在后申請與抵觸申請的申請人不同，但屬同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且其申請日在抵觸申請的申請日之后，公開日之前。

例如，張某在2001年2月3日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專利申請，該申請的公開日為2002年1月5日，李某在2001年11月4日遞交了一份“保溫材料”的發(fā)明專利申請。這種情況下則稱張某的專利申請為李某的專利申請的抵觸申請，李某的專利申請為在后申請。

因此，對于在后申請而言，抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術，在審查在后申請時，它是新穎性的一種特殊規(guī)則。而在評價在后申請的創(chuàng)造性時不考慮抵觸申請，即存在抵觸申請時，在后申請將以不具有新穎性而被駁回。抵觸申請中同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指技術領域，所要解決的技術問題和技術方案相同，預期效果相同。其中不包括類似申請，所謂類似申請筆者認為是指技術領域相同或相近，所要解決的技術問題和技術方案相近，技術效果相近的專利申請。

這樣就產(chǎn)生了一個問題：如果在后申請與在先申請是類似申請而非相同申請，那么在先申請就不能成為在后申請的抵觸申請，從而不能破壞其新穎性，而且不破壞其創(chuàng)造性，很有可能在后申請會被授予專利權。

二、發(fā)明專利申請?zhí)崆肮_的壞處

提前公開發(fā)明專利申請對申請人之“弊”體現(xiàn)在：

第一，專利申請的提前公開，可能使競爭對手了解專利申請技術的時間提前，更早地在此基礎上進行創(chuàng)新，不利于專利申請人的競爭地位。

第二，提前公開申請文件的內(nèi)容可能會損害申請人的利益。例如，申請人申請一項發(fā)明專利后，可能出于某種原因撤回其專利申請。對撤回的專利申請，公開和未公開大不一樣。

如申請內(nèi)容尚未公開，則申請人撤回專利申請后，該技術還可以作為一項技術秘密由其擁有，并且日后還可以重新提出專利申請并獲得專利權；如果申請內(nèi)容已經(jīng)公開，則意味著該技術進入了公知技術領域，申請人再就基于同一構思的類似創(chuàng)意申請專利，獲得授權的可能性要大大降低。申請人往往希望這種公開晚一些，以便有更多的時間來最終決定是否公開其技術或為技術的公開做準備。

三、決策思路建議

基于上述分析，按作者目前理解，提前公開的好處不受條件影響一般希望獲得，所以其對決策的影響并不起決定作用；則決定是否提前公開最關鍵要權衡的是以上兩點壞處，既：一、將研發(fā)動向提前暴露；二、損害整體的知識產(chǎn)權保護規(guī)劃。可見下圖所示意。

圖2.產(chǎn)生專利申請時所處的研發(fā)階段，對于提出提前公開的利弊權衡示意圖

按目前認識，而決定上述兩點的影響程度的關鍵因素應該分別是：

（一）距離產(chǎn)品上市時間的遠近；

（二）技術創(chuàng)意的成熟度與專利布局的完整性。

因此，基本的判斷思路可以是：

1、提出專利的時間點或者考慮提前公開的時間點，若距離專利產(chǎn)品上市公布時間在6個月以內(nèi)，則可以基本判斷沒有壞處，或者說壞處可以不考慮（因為產(chǎn)品上市基本帶來了技術公開）；否則應該按下面一條來考慮。

2、專利產(chǎn)品若仍處于項目策劃階段，距離最終的產(chǎn)品定型和上市仍不能準確預估出時間，這種情況下產(chǎn)生的專利申請不宜提出“提前公開”。若專利產(chǎn)品已經(jīng)過嚴格和綜合考慮的工程設計階段，技術創(chuàng)意的成熟度已經(jīng)足夠，壞處便會降的很低。此時，技術創(chuàng)意的成熟度與專利布局的完整性都能達標，那么這時產(chǎn)生的專利應該都可以提出提前公開。當然，最穩(wěn)妥的作法還是等到生產(chǎn)準備階段或是上市準備階段。

對于行業(yè)內(nèi)普遍的開發(fā)周期很短的產(chǎn)品，比如快銷品中的食品、飲料等，若一般的研發(fā)周期都短于6個月，應該可以直接以上述第1條來判斷決策。