作者：李靜 專利代理人、律師

隨著國內(nèi)企業(yè)越來越注重科技研發(fā)，越來越多的自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品需要走出國門，而作為世界最重要的經(jīng)濟(jì)體之一的美國是眾多高新技術(shù)企業(yè)出口的重要目標(biāo)市場。產(chǎn)品未動，專利先行，產(chǎn)品進(jìn)入美國市場前需先考慮申請美國專利保護(hù)。

目前取得美國專利保護(hù)一般可以通過三種方式：

一、直接在美國申請專利；

二、先在中國申請專利，然后自中國申請日（有優(yōu)先權(quán)日的自優(yōu)先權(quán)日）起12個月內(nèi)提出美國申請，依據(jù)巴黎公約要求此項中國申請（和/或其優(yōu)先權(quán)申請）的優(yōu)先權(quán)；

三、在中國提出PCT國際申請，將美國作為指定國之一，然后自PCT申請日（有優(yōu)先權(quán)日的自優(yōu)先權(quán)日）起30個月內(nèi)進(jìn)入美國國家階段。其中，第三種PCT申請方式由于為在多個PCT成員國申請專利提供了程序的便捷和長達(dá)30個月的充足考量期等原因而為申請人青睞。

一般而言，通過PCT方式進(jìn)入某指定國國家階段需要通過國家化（Nationalization）的程序，美國也不例外，其法律依據(jù)是美國35USC371條款。

在國家化時，會給予進(jìn)入國家階段的PCT申請一個美國專利申請?zhí)?，但這只是為了美國專利局歸檔跟蹤方便，PCT申請與國家化后的申請在法律上將被視為同一件申請。

國家化后的申請文本的修改可以基于此PCT申請之前在國際階段所作的修改版本。如果國際檢索報告和書面意見已傳送給美國專利局，通常不再要求對國際檢索報告和書面意見中的對比文件再次提交IDS。如果國外優(yōu)先權(quán)文件副本已傳送給美國專利局，通常也無需再次提交國外優(yōu)先權(quán)文件副本（譯本除外）。

除此以外，不同于其它PCT成員國的是，一件以美國為指定國的PCT申請除了上述國家化途徑以外還可以有另一種進(jìn)入美國的途徑。

這是由于美國具有延續(xù)申請制度，其規(guī)定于母案在審有效（pending）期內(nèi)，可以基于母案提出延續(xù)申請（CA）或部分延續(xù)申請（CIP），延續(xù)申請或部分延續(xù)申請享有母案的優(yōu)先權(quán)日。

而一件以美國為指定國的PCT國際申請，雖然不經(jīng)過國家化程序不能正式進(jìn)入美國專利審查程序，但在法律上也被視為一件美國申請。

因此，基于一件未進(jìn)入美國國家階段的指定美國的PCT國際申請，也可以于在審有效期內(nèi)（在放棄進(jìn)入國家階段的情況下，PCT申請的在審有效期通常是自PCT申請優(yōu)先權(quán)日起30個月）作為母案在美國提出延續(xù)申請或部分延續(xù)申請，這就是所謂的PCT申請進(jìn)入美國國家階段的旁路途徑（Bypass），其法律依據(jù)是美國35USC111（a）條款。

PCT申請的美國旁路延續(xù)申請在法律上被視為一件不同于該PCT申請的美國新申請，其僅享有該PCT申請的優(yōu)先權(quán)日，因此美國旁路延續(xù)申請不在PCT條約的制約框架內(nèi)。

美國旁路延續(xù)申請和其它延續(xù)申請一樣，需提交IDS（包括國際階段的對比文件）、優(yōu)先權(quán)副本和譯本。母案PCT申請在國際階段的修改將不被考慮，對于延續(xù)申請的申請文件修改均基于該延續(xù)申請的遞交版本。

PCT申請進(jìn)入美國國家階段的旁路途徑實(shí)質(zhì)上是放棄了原PCT申請，僅享受母案PCT申請的優(yōu)先權(quán)日。

當(dāng)然，由于PCT申請在進(jìn)入或放棄進(jìn)入國家階段之前有30個月的在審有效期，這比起巴黎公約優(yōu)先權(quán)的12個月有效期，大大延長了申請人的考量時間。

其實(shí)，放棄原PCT申請并不足惜，PCT旁路申請脫離了國際身份成為地道的美國本國申請，在更加靈活自由的美國專利審查制度框架里反而可能對申請人更為有利。

下面從幾個方面比較PCT申請國家化途徑和旁路途徑的優(yōu)劣：

首先，旁路途徑申請相比較國家化途徑最顯著的優(yōu)勢可能在于，旁路途徑申請可以不必嚴(yán)格對應(yīng)PCT國際公布文本，申請人甚至可以加入新的主題（New matter）。

此時新申請作為原PCT申請的部分延續(xù)申請（CIP），僅超出PCT申請公開內(nèi)容的部分不能享有PCT優(yōu)先權(quán)日。而PCT國家化途徑進(jìn)入美國國家階段的申請，譯本需逐字逐句地（literally）嚴(yán)格對應(yīng)PCT申請公開文本。雖然在進(jìn)入國家階段時可以依據(jù)PCT 28條或41條對PCT申請進(jìn)行修改，但是PCT 28條或41條修改不允許超出原PCT申請公開范圍。

其次，PCT申請國家化途徑進(jìn)入美國后如果不請求加快審查，審查期通常會比旁路途徑進(jìn)入的申請審查期長，而PCT申請國家化途徑和旁路途徑，專利保護(hù)期20年都是自PCT申請日起算。

過長的審查期導(dǎo)致不能及早獲得授權(quán)是對專利保護(hù)期的一種實(shí)際損害。另外，美國專利局可以公布也可以不公布通過國家化途徑進(jìn)入美國國際階段時所作的初步修改（Preliminary Amendment），而未公布的修改內(nèi)容不能用于計算專利臨時保護(hù)的侵權(quán)賠償，這對于專利權(quán)人是另一個潛在的專利權(quán)損失。

再次，PCT條約雖然為申請人提供了程序上的便利，使得申請人無需在國家階段重復(fù)提交國際階段的對比文件和優(yōu)先權(quán)副本，但前提是要求在進(jìn)入國家階段時將國際階段的這些文本從國際局傳送給美國專利局。

而旁路延續(xù)申請作為一件美國新申請，雖然不能享有此項程序便利，但是，由于很多國家專利局已經(jīng)和美國專利局之間建立了電子交換程序，利用電子交換程序遞交優(yōu)先權(quán)副本等已不再是一件繁瑣的工作。

最后，PCT申請國家化途徑進(jìn)入美國的申請，單一性審查依據(jù)PCT條約規(guī)定的發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)，通常不會收到美國審查員下發(fā)的縮限通知書（Restriction Requirement）。而作為一項美國申請，旁路申請則可能收到縮限通知書。縮限通知書的要求比通常的發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)高，例如，縮限通知書可能要求在方法權(quán)項和裝置權(quán)項之間選擇一組進(jìn)行審查。

然而，申請人無需為此憂慮，需了解美國縮限通知書高于發(fā)明單一性標(biāo)準(zhǔn)的一些要求往往僅是為了審查檢索方便的目的，對申請人的權(quán)利并沒有實(shí)質(zhì)影響。如方法權(quán)項和裝置權(quán)項之間的擇一，在其中一組權(quán)利要求授權(quán)后，對應(yīng)方法或裝置權(quán)項可以重新并入（Rejoin）授權(quán)文本。

結(jié)論

綜上對比可以看出，PCT申請旁路途徑進(jìn)入美國國家階段不僅可以享受PCT申請的30個月考量期的優(yōu)惠，還可以在進(jìn)入美國國家階段后擺脫PCT框架的約束，以單純美國申請的身份進(jìn)入美國。在美國專利審查制度下，專利申請文本的修改可以更加方便靈活，審查進(jìn)度可以得到加快，程序便利和單一性審查方面也并不一定劣于PCT國家化途徑。

某種意義上說，PCT申請旁路途徑集中了PCT申請的長考量期和美國申請的審查靈活高效兩種優(yōu)勢，因此，相比較傳統(tǒng)的PCT國家化途徑，Bypass旁路途徑不失為PCT申請進(jìn)入美國國家階段的較佳選擇。