作者：石海霞 專利代理人
一、前言
對于中國申請人而言，其進入美國的很多申請會收到美國專利商標局（USPTO）發(fā)出的Restriction Requirement（下文簡稱“縮限通知”）?？s限通知要求一份專利申請僅限制到單個發(fā)明（single invention）并且不會給審查員帶來過多的檢索負擔。
縮限通知的答復說簡單也不簡單
稱其簡單是因為，按照美國專利實踐，在收到縮限通知時，無論申請人是否同意審查員對于權利要求的分組和歸類，申請人都需要選擇一組權利要求（有時甚至需要選擇一個species）供審查員檢索，因而通常的答復思路就是直接明了地告訴審查員申請人的選擇。
稱其不簡單是因為，并非僅是考慮做個選擇，選完就完事大吉，實際上在整個審查階段申請人都需要考慮在答復縮限通知時做出的選擇是否合適；如果不合適，則需要通過后續(xù)審查意見（OA）答復階段的修改或爭辯來進行補救；否則，有可能需要通過提出分案來保護未被選擇的權項，進而造成申請費用大幅上漲。
下面筆者通過近期處理過的一個案例來提供一種縮限通知的答復思路：
二、案例簡介
本文討論的案例中，獨立權利要求1請求保護一種變換器電路，權利要求2-9是獨立權利要求1的從屬權利要求。權利要求1如下（注：為了便于閱讀和說明，本文中的權利要求僅以中文示出并加入相關附圖標記）：
“1、一種變換器電路，具有第一輸出（103）和第二輸出（104），包括：
第一變換器（G1）和第二變換器（G2），每個變換器包括：
(a) 開關網(wǎng)絡電路（SNC1）；
(b) 第一變壓器（T1,1，T2,1）和第二變壓器（T1,2，T2,2），每個變壓器具有初級線圈以及至少一個次級線圈，其中所述開關網(wǎng)絡電路與所述第一變壓器和第二變壓器的初級線圈彼此電性連接；
(c) 第一整流器（R1,1，R2,1）和第二整流器（R1,2，R2,2），分別電性耦接至所述第一變壓器和所述第二變壓器的次級線圈，每個整流器具有第一輸出（111,121）和第二輸出（112，122）；
其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器的所述第一輸出和第二輸出電性地并聯(lián)連接至第一輸出電容（CF1），該第一輸出電容電性連接在所述變換器電路的所述第一輸出和所述第二輸出之間；
并且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器的所述第一輸出和第二輸出電性地并聯(lián)連接至第二輸出電容（CF2），該第二輸出電容電性連接在所述變換器電路的所述第一輸出和所述第二輸出之間?！?/span>
權利要求1對應于如下圖1和圖2：
權利要求10請求保護一種權利要求1所述的變換器電路的布局，具體如下：
“10、一種權利要求1所述的變換器電路的布局，包括：主板（360），以及間隔分開并沿預定方向垂直附連至所述主板的第一子板（361）和第二子板（362）；
其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器（R1,1和R2,1）以及所述第一輸出電容（CF1）間隔分開布置在所述第一子板的一側上，使所述第一輸出電容放置于所述第一變換器的第一整流器與所述第二變換器的第一整流器之間，且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第一變壓器（T1,1和T2,1）裝設在所述第一子板的另一側上，并分別與所述第一變換器和第二變換器的所述第一整流器空間對準且電性連接；
并且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器（R1,2和R2,2）以及所述第二輸出電容（CF2）間隔分開布置在所述第二子板的一側上，使所述第二輸出電容放置于所述第一變換器的第二整流器與所述第二變換器的第二整流器之間，且其中所述第一變換器和第二變換器的所述第二變壓器（T1,2和T2,2）裝設在所述第二子板的另一側上，并分別與所述第一變換器和第二變換器的所述第二整流器空間對準且電性連接?！?/span>
權利要求10對應于如下圖3：
權利要求15請求保護一種權利要求1所述的變換器電路的布局，具體如下：
“15、一種權利要求1所述的變換器電路的布局，包括：主板（460），以及垂直附連至所述主板的子板（461），其中所述第一變換器（G1）的第一整流器（R1,1）、所述第一輸出電容（CF1）、所述第二變換器（G2）的第一整流器（R2,1）、所述第一變換器（G1）的第二整流器（R1,2）、所述第二輸出電容（CF2）以及所述第二變換器（G2）的第二整流器（R2,2）間隔分開且沿預定方向順序地布置在所述子板的一側上，使得所述第一輸出電容放置于所述第一變換器的第一整流器與所述第二變換器的第一整流器之間，且所述第二輸出電容放置于所述第一變換器的第二整流器與所述第二變換器的第二整流器之間；
其中所述第一變換器的第一變壓器（T1,1）、所述第二變換器的第一變壓器（T2,1）、所述第一變換器的第二變壓器（T1,2）以及所述第二變換器的第二變壓器（T2,2）順序地裝設在所述子板的另一側上，并分別與所述第一變換器的第一整流器、所述第二變換器的第一整流器、所述第一變換器的第二整流器、以及所述第二變換器的第二整流器空間對準且電性連接。”
權利要求15對應于如下圖4：
另外，權利要求11-14是權利要求10的從屬權利要求。權利要求16-19是權利要求15的從屬權利要求。需要特別說明的是，該案權利要求10和15雖然是實質上的獨立權利要求，但是其引用了權利要求1，因而在整個審查過程中被當作從屬權利要求對待。
三、審查過程
如多數(shù)案件一樣，在收到non-finalOA之前，申請人收到了縮限通知。在該縮限通知中，審查員認為：權利要求10-14對應于圖3的方案，屬于一個species，而權利要求15-19對應于圖4的方案，屬于另一個species，因而要求申請人選擇一個species以供審查員檢索。
在答復縮限通知時，申請人選擇了權利要求10-14，并將權利要求15-19的狀態(tài)標記為“withdrawn”。
之后，USPTO發(fā)出non-finalOA，其中審查員認為權利要求1-9不具有創(chuàng)造性，而權利要求10如果撰寫為包括權利要求1的全部技術特征的話則可以授權。
按照常規(guī)的處理方式，在答復non-finalOA時，如果認為權利要求1-9確實沒有創(chuàng)造性并且希望盡快獲得授權，那么依照審查員的建議將權利要求1的全部特征并入權利要求10即可。
但是，經研究確認，權利要求10-14和15-19的技術方案實質上基于同樣的發(fā)明思路。請參見上述圖3和圖4。
圖3中包括兩個子板，即第一子板和第二子板，第一和第二變換器的第一整流器和第一輸出電容設置在第一子板的一側，第一變換器和第二變換器的第一變壓器設置在第一子板的另一側；第一和第二變換器的第二整流器以及第二輸出電容設置在第二子板的一側，第一和第二變換器的第二變壓器設置在第二子板的另一側。圖4中包括一個子板，第一變換器和第二變換器的各整流器和輸出電容以及各變換器分別設置在該子板的兩側。
對比圖3和圖4，可以看出，將圖3中的兩個子板沿著箭頭A的方向拼接在一起就可以得到圖4的方案。
圖3和圖4共有的特征是，第一和第二變換器的第一整流器 (R1,1和R2,1)盡可能地彼此靠近并且第一和第二變換器的第二整流器(R1,2和R2,2)盡可能地彼此靠近，從而減小兩個整流器中間的輸出電容上的電流紋波。
基于上述理由，申請人在答復non-finalOA時請求審查員重新考慮權利要求15-19的創(chuàng)造性，并爭辯如下：既然權利要求10-14是可以授權的，那么與權利要求10-14具有相同技術思路的權利要求15-19實質上屬于單個發(fā)明，因而同樣也可以被授權。
之后，USPTO發(fā)出finalOA，其中審查員不接受申請人的爭辯理由，堅持認為權利要求15-19不可以在這個專利申請中獲得保護。這是因為10-14與15-19屬于形式上獨立的并列權利要求。
在該答復階段，申請人轉換了思路。權利要求10和15既然具有共同的特征，那么就可以撰寫為一個較上位的權利要求來涵蓋這兩個權利要求的方案。
基于該答復思路，申請人提交了繼續(xù)審查請求（RCE）并修改了權利要求，其中對權利要求10進行了重新撰寫，不僅將原權利要求1的全部特征并入，而且基于權利要求10和15的共有特征將這兩個權項的方案進行上位概括，并增加了新的從屬權利要求來分別體現(xiàn)原權利要求10和15的技術方案。
經過上述修改之后，USPTO發(fā)出授權通知書。
四、思考和分析
如果采用一種較為機械的處理方式，那么在答復non-finalOA 或finalOA時，申請人可以重新撰寫權利要求10以將權利要求1的全部特征并入，從而使得權利要求10-14授權；至于權利要求15-19，可以提出分案申請。然而，這樣的答復方式對于本案而言顯得簡單機械，因為這樣一來就多出了分案的申請費用，而實質上這是可以避免的。
在本案的答辯中，經過對技術方案的深入分析，通過修改的方式避免了分案申請的提出而使得在一份申請中同時保護了圖3和圖4的方案。
通過整個案件可以看出，對于答復過縮限通知的案件，申請人應當尤其注意“后縮限通知”程序（Post-RestrictionRequirement），即答復完縮限通知之后直到繳納授權辦登費用之前的時間段內，申請人都是可以針對先前未選擇的權利要求進行處理的。另外，申請人應當謹記一點：在整個審查過程中，申請人永遠有機會通過修改使得答復縮限通知時未被選擇的權項被審查員重新考慮或接受。
這個案件的答復過程還折射出了一個撰寫問題。實際上，如果在一開始撰寫時能夠有一個上位的權利要求來涵蓋權利要求10和15的話，則如果該上位的權利要求能夠被授權，那么權利要求10和15對應的方案審查員就會一并考慮，而不會出現(xiàn)只考慮權10方案的問題。
因此，在撰寫時，對于多個并列的技術方案，應當盡量考慮是否能夠提取出共同特征進而概括出上位權項。