作者：關(guān)瑀 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 流程業(yè)務(wù)管理部
凡對(duì)美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)有所了解的人，對(duì)美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局(USPTO)發(fā)出的“最終審查意見(jiàn)通知書(shū)(Final Office Action，簡(jiǎn)稱(chēng)FOA)都不陌生，它是在專(zhuān)利審查過(guò)程中最常見(jiàn)的實(shí)審官文之一，其名雖冠有“最終(Final)”字樣，但綜觀現(xiàn)行的美國(guó)專(zhuān)利審查制度及其作業(yè)實(shí)踐，我們可以了解到該通知書(shū)及其處理程序并非是整個(gè)專(zhuān)利申請(qǐng)審查過(guò)程中最后一份實(shí)審?fù)ㄖ獣?shū)。
面對(duì)FOA，申請(qǐng)人可以有若干種選擇，本期筆者將結(jié)合我們的作業(yè)實(shí)踐，淺談一下申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)FOA的幾種策略。
一、針對(duì)FOA, 申請(qǐng)人直接提出答辯或同時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改
如果申請(qǐng)人認(rèn)為不需要修改權(quán)利要求的范圍，可以直接提出答復(fù)意見(jiàn)(Remarks/Response)，向?qū)彶閱T陳述相關(guān)理由；如果申請(qǐng)人認(rèn)為需要根據(jù)審查意見(jiàn)通知書(shū)修改權(quán)利要求的范圍，可以直接提出修改方案(Amendments)，并向?qū)彶閱T作進(jìn)一步的解釋。
如果審查員接受該答復(fù)，則將發(fā)出授權(quán)通知書(shū) (Notice ofAllowance, NOA)。如果審查員不接受，則將發(fā)出建議性意見(jiàn) (Advisory Action,簡(jiǎn)稱(chēng) AA)。
選擇這種答復(fù)方式時(shí)，依據(jù)我們以往的作業(yè)經(jīng)驗(yàn)，建議申請(qǐng)人在 FOA 發(fā)文日起2個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，
這樣做的優(yōu)勢(shì)有四：
1.可以加快審查進(jìn)度；
2.給審查員繼續(xù)審查和(有可能發(fā)出的) AA預(yù)留了時(shí)間；
3.將未來(lái)可能發(fā)生的延期費(fèi)用降至最低；
4.如果提交的答辯或修改方案不被審查員考慮，可以在法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)通過(guò)提交將在后面介紹的不同請(qǐng)求來(lái)繼續(xù)案件的審查程序。
因?yàn)?，根?jù)美國(guó)專(zhuān)利審查指南（MPEP）710.02(e)(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s710.html) 的解釋?zhuān)贔OA 發(fā)文日起2個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，與在 FOA 發(fā)文日起 3 個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)相比，
USPTO 計(jì)算延期費(fèi)用的起算點(diǎn)不同：
(1) 如果申請(qǐng)人在 FOA 發(fā)文日起 2 個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，并且審查員在 FOA 發(fā)文日起 3 個(gè)月內(nèi)發(fā)出 AA，申請(qǐng)人答復(fù) AA 時(shí)仍然以是否超過(guò) FOA 發(fā)文日起 3 個(gè)月為準(zhǔn)計(jì)算；但是
(2) 如果申請(qǐng)人在 FOA 發(fā)文日起 2 個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)，但是審查員發(fā)出 AA 時(shí)已經(jīng)超過(guò) FOA 發(fā)文日起 3 個(gè)月（例如進(jìn)入了第 4 個(gè)月），則申請(qǐng)人答復(fù) AA 時(shí)，延期費(fèi)用的起算點(diǎn)則為 AA 的發(fā)文日。
二、收到FOA后，提出 AFCP (After Final Consideration Pilot) 2.0 請(qǐng)求
為加速審查進(jìn)程和減少不必要的繼續(xù)審查請(qǐng)求（Request for Continued Examination, 簡(jiǎn)稱(chēng)RCE）量并緩解已有RCE 案件的積壓，USPTO于2013年先后推出了調(diào)整RCE官費(fèi)和AFCP 2.0 計(jì)劃。收到 FOA 后，如果申請(qǐng)人認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求的修改幅度不大，審查員僅需很少時(shí)間，即發(fā)明案3小時(shí)內(nèi)和外觀案1小時(shí)內(nèi)即可完成檢索或?qū)彶?，并且修改沒(méi)有擴(kuò)大保護(hù)范圍，這種情況下申請(qǐng)人可以考慮隨 FOA 的答復(fù)意見(jiàn)同時(shí)向?qū)彶閱T提出再考慮的請(qǐng)求。
提出AFCP2.0請(qǐng)求的條件如下：
- 提交AFCP 2.0 請(qǐng)求書(shū)（PTO/SB/434 表格）；
- 案件有尚未答復(fù)的 FOA；且僅限根據(jù)37 CFR 1.116 的規(guī)定提交 FOA 答復(fù)意見(jiàn)，不適用于其他審查意見(jiàn)通知書(shū)；并且
- 答復(fù)意見(jiàn)中至少修改一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，但是不能擴(kuò)大該獨(dú)權(quán)的保護(hù)范圍；
收到申請(qǐng)人提交的 AFCP2.0 請(qǐng)求后，審查員將：
- 判斷是否能在很少時(shí)間完成檢索和審查；如果不能，則發(fā)出 AA（由此，建議申請(qǐng)人盡量簡(jiǎn)化答復(fù)內(nèi)容），或者
- 發(fā)出授權(quán)通知書(shū)，或者
- 聯(lián)系申請(qǐng)人進(jìn)行問(wèn)詢 (Interview)。
完成與申請(qǐng)人的問(wèn)詢后，審查員將發(fā)出 AA 或 NOA。需要注意的是，即使申請(qǐng)人提出了 AFCP 2.0 請(qǐng)求，延期費(fèi)用的起算點(diǎn)仍然是 FOA 的發(fā)文日，因此收到 FOA 后，如果申請(qǐng)人希望提出再考慮的請(qǐng)求，則需盡早提出，以便盡量降低后續(xù)的延期費(fèi)用。
三、參與 P3 (Prosecution Pilot Program) 計(jì)劃
P3 計(jì)劃自2016年7月11日起開(kāi)始實(shí)施，截止到2017年1月12日停止或者在USPTO收到1600件符合要求的P3請(qǐng)求后終止（以早到期的為準(zhǔn)）。該計(jì)劃的推出旨在減少申請(qǐng)人在收到 FOA 后到上訴前這段期間提交RCE或上訴請(qǐng)求（Appeal）的數(shù)量。
P3計(jì)劃結(jié)合了前述AFCP2.0計(jì)劃的特點(diǎn)，并且申請(qǐng)人還將有機(jī)會(huì)做出口頭陳述說(shuō)明意見(jiàn)。申請(qǐng)人需要在收到 FOA 的2個(gè)月內(nèi)以及提交上訴之前提出P3申請(qǐng)。
1.提出P3申請(qǐng)的案件必須滿足下列條件：
- 根據(jù)35 U.S.C. 111(a)，非臨時(shí)申請(qǐng)；
- 根據(jù)35 U.S.C. 371，PCT申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段的發(fā)明專(zhuān)利；
- 后續(xù)申請(qǐng)，即續(xù)案或分案申請(qǐng)。
敬請(qǐng)注意，下述案件不能參與P3計(jì)劃：
- 再頒申請(qǐng) (Reissue application)、外觀設(shè)計(jì)、植物發(fā)明以及重新審查 (reexamination proceeding)過(guò)程中的發(fā)明；
- 已經(jīng)參與了上訴前計(jì)劃或 AFPC 2.0 計(jì)劃的案件。
2.提交P3計(jì)劃所需的文件包括：
- P3 請(qǐng)求書(shū)（PTO/SB/444表格）；
- 根據(jù)37 CFR 1.116規(guī)定下的書(shū)面答復(fù)，該答復(fù)包括：
o 權(quán)利要求修改文本，修改不得擴(kuò)大保護(hù)范圍，
o 答辯意見(jiàn) (Argument)，不得超過(guò)5頁(yè)紙；
- 表示自愿參加由查員小組召開(kāi)的會(huì)議的聲明。
一旦P3請(qǐng)求被受理，申請(qǐng)人可以與審查員小組進(jìn)行一段20分鐘以內(nèi)的口頭陳述，與審查員面對(duì)面交流。會(huì)議結(jié)束后，審查員小組將書(shū)面公布其最終結(jié)果，包括 1）維持原判（即支持 FOA 的駁回意見(jiàn)）；2）授權(quán)；或 3）重新審查。
需要特別注意的是，審查員小組的成員將不會(huì)受之前審查員判斷的影響，因此審查員小組的客觀性對(duì)申請(qǐng)人是一大利好，此外P3申請(qǐng)還無(wú)需繳納任何官費(fèi)。與“耗時(shí)費(fèi)財(cái)”的上訴程序 (Appeal) 相比，P3計(jì)劃不僅為申請(qǐng)人節(jié)省了時(shí)間，還節(jié)省了一大筆費(fèi)用。
四、提出問(wèn)詢 (Interview) 與審查員直接討論
除了通過(guò)書(shū)面方式與審查員溝通外，申請(qǐng)人還可以與審查員進(jìn)行更直接的溝通和討論。因此 Interview 并不僅限于 FOA 才能使用。
五、提出 RCE，請(qǐng)求繼續(xù)審查
收到 FOA 后，申請(qǐng)人可以請(qǐng)求 USPTO 繼續(xù)審查 (RCE)，并同時(shí)提出答復(fù)意見(jiàn)或修改。提出 RCE 的官方期限為 FOA 發(fā)文日起3個(gè)月內(nèi)，但如果繳納了延期費(fèi)，最長(zhǎng)可延期至 FOA 發(fā)文日起6個(gè)月內(nèi)提出。提出 RCE 后，下一個(gè)收到的審查意見(jiàn)通知可能是“非最終”審查意見(jiàn)通知書(shū) (Non-FinalRejection, 簡(jiǎn)稱(chēng)NFOA)，也可能是最終審查意見(jiàn)通知書(shū)。
需要注意的是，進(jìn)行 RCE 的審查員通常還是發(fā)出 FOA 的審查員，對(duì)于案件的技術(shù)內(nèi)容和看法往往已經(jīng)定型，因此 RCE 后的駁回理由與 FOA 的駁回理由重復(fù)的概率會(huì)很高。鑒于 RCE 的官費(fèi)價(jià)格不菲，申請(qǐng)人在提出 RCE 前還需謹(jǐn)慎考慮。
另外，如果申請(qǐng)人在收到 FOA 后，有新的參考文獻(xiàn)需要作為 IDS遞交，也需要同時(shí)提交RCE請(qǐng)求。
六、提出上訴 (Appeal)
案件審查過(guò)程中，通常是由同一位審查員進(jìn)行審查（提出RCE 后也依然如此），然而多次審查后，審查員對(duì)案件的看法已經(jīng)大致定型，并且不太容易改變。申請(qǐng)人可以向?qū)＠麑徟屑吧显V委員會(huì) (Patent Trial and Appeal Board, 簡(jiǎn)稱(chēng)PTAB) 提出上訴。
上訴程序處理的范疇，僅限申請(qǐng)人對(duì)審查員的駁回理由有爭(zhēng)議，并且需要對(duì)比在先技術(shù)、或者需要對(duì)保護(hù)范圍作進(jìn)一步解釋、甚至需要其他證據(jù)的情況。如果審查員發(fā)出的駁回理由存在事實(shí)或法律上的明顯錯(cuò)誤，則需選擇 Pre-Appeal 程序，由 USPTO 官方對(duì)審查員的審查意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)審，以確認(rèn)申請(qǐng)人是否仍有必要提出上訴。
需要注意的是：提出上訴時(shí)，申請(qǐng)案必須仍在存續(xù)期間 (pending)，也就是必須在 FOA 發(fā)文日起3個(gè)月內(nèi)提出，繳納延期費(fèi)用后可延期至 FOA 發(fā)文日起 6 個(gè)月，如果答復(fù)官方期限前沒(méi)有提出任何答復(fù)程序 (Response/Amendments/AFCP2.0/RCE/Appeal)，則案件將因?yàn)橛馄谖创饛?fù)而視為放棄 (abandoned)。
七、提出續(xù)案申請(qǐng)/分案申請(qǐng)
在母案的存續(xù)(pending)期間，包括審查期間或繼續(xù)審查期間，在放棄母案之前或母案獲得授權(quán)之前，申請(qǐng)人可以提出繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application，簡(jiǎn)稱(chēng)CA）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-In-Part，簡(jiǎn)稱(chēng)CIP）或分案申請(qǐng)（DivisionalApplication，簡(jiǎn)稱(chēng)DA）。
八、不答復(fù)FOA，放棄申請(qǐng)
收到 FOA 后，申請(qǐng)人也可以選擇不進(jìn)行任何答復(fù)程序，則案件將因?yàn)橛馄谖创饛?fù)而視為放棄 (abandoned)。審查員通常會(huì)與代理人先行電話確認(rèn)是否放棄，隨后發(fā)出放棄通知書(shū) (Notice of Abandonment)。
以上信息僅供參考，大家在實(shí)際作業(yè)中，請(qǐng)以USPTO發(fā)布的現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。