作者：宋春暉 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司流程業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理

一件專利申請，如申請人不放棄的話，歷經(jīng)審查，最后無非兩種結(jié)果。一種是專利申請通過審查獲得授權(quán)，取得專利證書；一種是專利申請未能通過審查，獲得一紙駁回決定。

最近筆者遭遇了一則由駁回決定引起的特殊情況進(jìn)而引發(fā)了對駁回決定是否是審查意見通知書的思考。

在一個已經(jīng)是分案的專利申請中，由于其母案已經(jīng)授權(quán)，因此，這個分案，除非在審查意見通知書里被指出有單一性的缺陷，否則不能再進(jìn)行分案。

根據(jù)審查指南中關(guān)于分案的相關(guān)規(guī)定，如果分案申請存在單一性的缺陷，申請人在再次提出分案的同時，應(yīng)當(dāng)提交由審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書的復(fù)印件。未提交符合規(guī)定的審查意見通知書或分案通知書的復(fù)印件的，審查員將通知補正，補正仍未合格的，審查員將發(fā)出視為撤回通知書。

但是，如果分案在其審查過程中，在審查員所下發(fā)的歷次審查意見通知書中不曾提及有單一性缺陷的問題，審查員隨后發(fā)出了駁回決定，那么在駁回決定中若提及有單一性問題而駁回決定又不算審查意見通知書的話，申請人實際上就失去了就此分案再分案的機(jī)會和權(quán)利。

所以，問題來了，駁回決定是否能算是審查意見通知書呢？

就筆者所了解的情況來看，對于“駁回決定”是否算是一種審查意見通知書，目前在業(yè)界存在分歧，不光是審查員，包括業(yè)界從業(yè)人員，如代理人，對此界定也比較模糊。因此引起了筆者的思考。

一方面，如果就中國專利局下發(fā)的駁回決定可以進(jìn)行答復(fù)，那么申請人可以根據(jù)中國專利法實施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，即“申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改”，對申請文件中所存缺陷進(jìn)行修改。

然而，駁回決定是不能進(jìn)行答復(fù)的，申請人在收到駁回決定之后只能提出復(fù)審請求，而復(fù)審請求人可以基于專利法實施細(xì)則第61條第1款的規(guī)定對申請文件中所存在的缺陷進(jìn)行修改。

那么，問題又來了……

如果復(fù)審?fù)ㄖ獣兄赋隽舜朔职复嬖趩我恍匀毕莸膯栴}，那么，此分案是否可以再次提出分案呢……換句話說，復(fù)審?fù)ㄖ獣欠褚菜闶菍彶橐庖娡ㄖ獣兀?

就此分案所遭遇的特殊情況，我們特意詢問了中國專利局。并獲得了如下信息：如果駁回決定第一次提及“不符合單一性要求”，并以此為理由駁回申請，是審查員的錯誤，可以據(jù)此請求復(fù)審。如果駁回決定提及單一性缺陷，但不是以此作為駁回理由，就此缺陷應(yīng)該可以將駁回決定視為“審查意見通知書”，并可以提出新的分案申請。同理，如果在復(fù)審?fù)ㄖ獣?，若提及了單一性缺陷，?yīng)也可以將其視為“審查意見通知書”，并可以提出新的分案申請。

筆者認(rèn)為，這樣的說法是符合法理的。那么，遵照這樣的指導(dǎo)意見，筆者所遭遇的此種特殊情況的分案，應(yīng)可以再次向中國專利局提出分案申請。

就此問題，我們將在實踐中予以驗證。而關(guān)于駁回決定是否是審查意見通知書的思考仍在繼續(xù)……