作者：張梅珍 隆諾律師事務(wù)所副主任、合伙人、資深專利代理人

2017年2月28日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局局長申長雨簽發(fā)國家知識產(chǎn)權(quán)局第74號令，宣布自2017年4月1日起施行《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改<專利審查指南>的決定》。該決定涉及《專利審查指南》第二、四、五部分的修改，其中關(guān)于第四部分“專利無效審查”的修改引起業(yè)界廣泛的關(guān)注，本文僅對該部分內(nèi)容進(jìn)行解讀，以饗同業(yè)人員。

一、 修改內(nèi)容

關(guān)于第四部分，《專利審查指南》進(jìn)行了4處修改：

（圖表第2、3列來自國家知識產(chǎn)權(quán)局，本文作者對第四部分第三章4.3.1請求人舉證部分字體調(diào)整為黑體，以突顯其變化）

二、修改解讀

（一）修改內(nèi)容解讀

1、修改方式的變化

上述4處修改最核心的是第3處——4.6.2節(jié)修改方式，將原來的合并式修改刪除，改為權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正。

關(guān)于明顯錯誤，在《專利審查指南》修改之前，在無效程序中是不能修改的，但在申請階段中可以進(jìn)行。

在初步審查階段，“明顯錯誤”在《專利審查指南》第一部分第二章第8節(jié)定義為：所謂明顯錯誤，是指不正確的內(nèi)容可以從原說明書、權(quán)利要求書的上下文中清楚地判斷出來，沒有作其他解釋或者修改的可能。在該部分指出，申請人可以對明顯錯誤進(jìn)行更正，審查員也可以依職權(quán)進(jìn)行修改。

在實質(zhì)審查階段，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)指出：申請人可以修改由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠識別出的明顯錯誤，即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。審查員也可以對明顯錯誤的修改依職權(quán)進(jìn)行。

因此，此次將明顯錯誤的修改納入無效程序，是非常合理的。

關(guān)于權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，在指南中明確了是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。

相比修改前的合并式修改，在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，自由度顯然更大，出現(xiàn)的情形也很多?！捌渌麢?quán)利要求”既包括相互無引用關(guān)系的從屬權(quán)利要求，也包括另一個獨立權(quán)利要求，情況非常復(fù)雜。

第4處的修改——4.6.3節(jié)修改方式，只是因為修改方式改變后做的文字調(diào)整。

2、無效理由的增加

在無效修改方式作出重大調(diào)整之時，《專利審查指南》對4.2節(jié)無效理由的增加（第1處）進(jìn)行了相應(yīng)的如下修改：

請求人在提出無效宣告請求之日起一個月后增加無效宣告理由的，專利復(fù)審委員會一般不予考慮， 但下列情形除外：

(i) 針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求，在專利復(fù)審委員會指定期限內(nèi)針對修改內(nèi)容增加無效宣告理由，并在該期限內(nèi)對所增加的無效宣告理由具體說明的。

首先，將原來的“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求”改為“針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求”，這個修改是修改方式改變后做的文字調(diào)整。

其次，將原來的“在專利復(fù)審委員會指定期限內(nèi)增加無效宣告理由”改為“在專利復(fù)審委員會指定期限內(nèi)針對修改內(nèi)容增加無效宣告理由”。從修改本身來看，是對無效請求人的限制，僅僅允許針對專利權(quán)人修改的內(nèi)容增加無效理由。實際上，在未對指南修改之前，業(yè)內(nèi)所理解的增加無效宣告理由，也是僅針對修改內(nèi)容，即針對合并式修改產(chǎn)生的技術(shù)方案增加無效理由，因此，此處的修改僅僅是進(jìn)一步明確而已。

3、舉證的限制

另外1處需要引起特別關(guān)注的是4.3.1請求人舉證（第2處）。

修改之前，該部分內(nèi)容為：

請求人在提出無效宣告請求之日起一個月后補(bǔ)充證據(jù)的情形，專利復(fù)審委員會一般不予考慮，但下列情形除外：

(i) 針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求或者提交的反證，請求人在專利復(fù)審委員會指定的期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，并在該期限內(nèi)結(jié)合該證據(jù)具體說明相關(guān)無效宣告理由的；

修改后將“以合并方式修改”的情形予以刪除，并且未替換成“以其他方式的修改”，而是僅保留“提交的反證”。

也就是說，在專利權(quán)人以進(jìn)一步限定的方式進(jìn)行權(quán)利要求的修改時，請求人不能針對新形成的技術(shù)方案提交任何證據(jù)！而在修改前，請求人可以針對合并方式形成的技術(shù)方案補(bǔ)充證據(jù)。

進(jìn)一步地，將無效理由的增加與請求人舉證結(jié)合來看，在專利權(quán)人以進(jìn)一步限定的方式進(jìn)行權(quán)利要求的修改時，請求人不能針對新形成的技術(shù)方案提交任何證據(jù)，只能補(bǔ)充無效理由，可以想見的理由包括：修改超范圍、不清楚、不支持及之前所提出的證據(jù)的組合等。

但證據(jù)的組合可能也有一定的限制，比如：

權(quán)1：A+B

權(quán)2引用權(quán)1：C

權(quán)3引用權(quán)2：D+F

證據(jù)1用來評價獨立權(quán)利要求1，證據(jù)2評價從屬權(quán)利要求2，證據(jù)3評價從屬權(quán)利要求3的技術(shù)特征D?，F(xiàn)在將技術(shù)特征D補(bǔ)充到權(quán)利要求1中，證據(jù)1與證據(jù)3能用于評價新的權(quán)利要求1，假如新發(fā)現(xiàn)證據(jù)2中也有與技術(shù)特征D相關(guān)的內(nèi)容，能否證據(jù)1與證據(jù)2組合？

（二）修改的出發(fā)點

1、關(guān)于權(quán)利要求的修改

在世界范圍內(nèi)一些國家的專利制度設(shè)計有授權(quán)后專利文件修改的機(jī)制，例如美國專利再頒程序、日本訂正審判程序等，從而為專利權(quán)人提高自己專利的穩(wěn)定性提供了制度保障。我國沒有單獨授權(quán)后專利文件修改的機(jī)制，專利權(quán)人僅能在無效程序中以非常有限的修改方式、有限的修改時機(jī)進(jìn)行些微修改。近些年無效、訴訟中出現(xiàn)一些典型案例，讓業(yè)界看到，僅僅使用無效中刪除及合并方式對權(quán)利要求進(jìn)行修改，面對目前專利撰寫水平并不理想的現(xiàn)實，帶來的是對專利保護(hù)的不利和無奈。因此，來自各方面的呼聲，使得在沒有單獨的授權(quán)后專利文件修改機(jī)制之時，適度放開無效程序中專利文件的修改方式勢在必行。

實踐中，專利權(quán)人希望專利文件的修改方式能夠更加靈活，允許補(bǔ)入權(quán)利要求中或者說明書中記載的技術(shù)特征，允許修正明顯錯誤。但是，由于專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，授權(quán)公告的權(quán)利要求書具有公示性，因此對專利文件的修改不能損害社會公眾的信賴?yán)?。綜合考慮后，適度放開專利文件的修改方式①（見國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站《新修改的<專利審查指南>將于4月1日起施行》，http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html）。

但此次放開的尺度是否太大，會否在無效程序中引發(fā)一些問題，會否給社會公眾帶來特別大不確定性，使得無法預(yù)期產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求保護(hù)范圍，這些都有待于施行之后的專利實踐來確認(rèn)。

2、關(guān)于請求人舉證

如前所述，此次修改對請求人舉證進(jìn)行了限制，國家知識產(chǎn)權(quán)局給出的理由是：當(dāng)專利權(quán)人以補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征的方式修改權(quán)利要求時，由于并未引入此前權(quán)利要求書中不存在的技術(shù)特征，請求人僅需對其已經(jīng)提交證據(jù)的組合方式進(jìn)行調(diào)整，并不需要再另行補(bǔ)充證據(jù)，因此進(jìn)行以上修改①（見國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站《新修改的<專利審查指南>將于4月1日起施行》，http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html）。

作為代理人，能夠想見此種修改背后可能還有無效審查周期縮短的追求，另外可能也考慮到了無效請求可以多次提出。

（三）修改后的影響

總體來說，此次修改對于專利權(quán)人來說是利好，對于請求人來說，則降低了可預(yù)測性同時存在更多的限制。

根據(jù)第74號局令，指南修改從4月1日開始施行。作者理解，目前尚未結(jié)案的無效案件將適用該修改。針對該修改，無論專利權(quán)人還是請求人都應(yīng)當(dāng)考慮在無效程序中策略的調(diào)整。例如請求人需要在無效請求提出之日以及1個月內(nèi)補(bǔ)充理由之時盡可能多的舉證，專利權(quán)人在修改權(quán)利要求時雖然有了更大的修改空間，但要避免引入其他缺陷。

專利無效在整個知識產(chǎn)權(quán)代理中屬于后端業(yè)務(wù)，但無效部分的修改會直接關(guān)系到申請階段如何撰寫專利申請。由于擴(kuò)大了專利權(quán)人的修改方式，貌似對專利撰寫降低了要求，但由于仍然不能將說明書中的內(nèi)容補(bǔ)充到權(quán)利要求書中，在權(quán)利要求的構(gòu)建上仍然需要仔細(xì)推敲，以對專利分層級并形成立體保護(hù)，才能在后續(xù)十年或者二十年中經(jīng)得起考驗。